PROCESO 105-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 105-IP-2009

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 81 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del artículo 83, literal a), de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador. Expediente Interno Nº 6564-ML. Actor: SOCIEDAD GLAXO GROUP LIMITED. Marca: ZEFFIX (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y siete días del mes de noviembre del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de octubre de 2009.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: SOCIEDAD GLAXO GROUP LIMITED.

   Demandada: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

   PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

   Tercero interesado: SOCIEDAD WESTERN PHARMACEUTICAL S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran:

      1. La sociedad GLAXO GROUP LIMITED, solicitó el 16 de enero de 1997 el registro como marca del signo denominativo ZEFFIX, para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad WESTERN PHARMACEUTICAL S.A., presentó observación al registro solicitado con base en su marca denominativa ZETIX, registrada en Ecuador para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 0970749 de 2 de julio de 1999, resolvió aceptar la observación presentada y negar el registro solicitado.

      4. La sociedad GLAXO GROUP LIMITED, interpuso demanda en ejercicio del Recurso Subjetivo o de Plena Jurisdicción en relación con el anterior acto administrativo.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      El demandante motivó la demanda con los siguientes argumentos:

      1. Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles de manera gráfica y fonética. Además, el signo ZEFFIX cumple con todos los requisitos de registrabilidad.

      2. Sostiene, que el Director Nacional de Propiedad Industrial en casos semejantes, llegó a una conclusión muy diferente.

      3. Aduce, que en el campo de las marcas farmacéuticas el eventual riesgo de confusión se minimiza por la calificación técnica y profesional de quienes lo dispensan y expenden.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.

         Contestó la demanda de la siguiente manera:

         ▪ Manifiesta, que entre los signos en conflicto existen semejanzas auditivas, lo que generaría confusión en el público consumidor.

         ▪ Aduce, que como los signos en conflicto amparan productos farmacéuticos, el análisis debe ser muy riguroso, ya que se podría afectar la salud y la vida.

      2. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

         Contestó la demanda de la siguiente manera:

         (…)

         Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

         Me ratifico en la Resolución 0970749, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

         Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda.

         (…)

      3. Por parte del Procurador General del Estado.

         Contestó la demanda de la siguiente manera:

         (…)

         Para recibir notificaciones que me correspondan señalo la casilla judicial No. 1200, asignada a la Procuraduría General del Estado.

         (…)

      4. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         La sociedad WESTERN PHARMACEUTICAL S.A., contestó la demanda con los siguientes argumentos:

         • Sostiene, que los signos en conflicto son confundibles de manera visual, fonética e ideológica.

         • Afirma, que el signo solicitado puede engañar a los medios comerciales y al público en relación con las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos amparados, ya que los consumidores los asociarán equivocadamente con los productos amparados con la marca ZETIX.

         • Agrega, que existen indicios para concluir que el signo solicitado puede perpetrar actos de competencia desleal, aprovechándose injustamente del prestigio de la marca ZETIX. En este sentido incurriría en la causal contenida en el artículo 137 de la Decisión 486.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   Se solicita la interpretación del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Se interpretará la norma solicitada y, de oficio, el artículo 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

.

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error

;

(…)

VI. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

C. Comparación entre signos denominativos.

D. Examen de signos que distinguen productos farmacéuticos.

E. Partículas de uso común en la conformación de signos que distinguen productos farmacéuticos.

F. Autonomía de las Oficinas de Registro Marcario.

A. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

En el procedimiento administrativo interno, se resolvió negar el registro del signo denominativo ZEFFIX. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ofrece una definición general de marca: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos...