PROCESO 101-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 101-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Marca: HEPATOBIÓN+logotipo.

Actor: sociedad MERCK KGaA.

Proceso interno Nº 11028-LR.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, relativa a los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 11028-LR.;

El auto de 30 de septiembre de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad MERCK KGaA.

   Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y Procurador General del Estado.

   Tercero Interesado: sociedad PHARMACY & CENTRAL PHARNUTRI S.A.

2. Hechos relevantes

   1. El 23 de febrero de 2001, la sociedad PHARMACY & CENTRAL PHARNUTRI S.A. solicitó el registro como marca del signo HEPATOBION+logotipo para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad MERCK KGaA. presentó oposición sobre la base de sus marcas HEPABIONTA, BION, CEBION, CITOBION, ESCLEROBION, FEMIBION, FIBION, GEROBION, MIOBION, NEUROBION Y OSTEOBION registradas para distinguir productos de la Clase 5.

   3. Por Resolución Nº 0980190, de 16 mayo de 2002, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolvió rechazar la oposición presentada y conceder el registro del signo solicitado.

   4. Contra esta Resolución la sociedad MERCK KGaA. presentó Recurso de Apelación el cual fue resuelto por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales que decidió negar el Recurso de Apelación y ratificar la Resolución impugnada.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad MERCK KGaA. en su escrito de demanda argumenta que:

   1. El signo solicitado a registro no es susceptible de registro ya que “contraviene lo dispuesto en los Arts. 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 (…).

   2. Entre los signos en conflicto “existe una manifiesta similitud gráfica y fonética, que no permite que puedan coexistir en el mercado, sin que se genere un riesgo de confusión”.

   3. Contrario a lo que afirma el Comité en la Resolución impugnada respecto a la distintividad del signo solicitado por ser un signo mixto dice: “se puede apreciar claramente que la denominación HEPATOBION+logotipo (marca mixta) no contiene un elemento gráfico diferenciador (…). Objetivamente se comprueba que la denominación HEPATOBION es la que prevalece sobre el gráfico, en el signo (…). En el presente caso, no hay duda que el elemento predominante en el signo HEPATOBION+logotipo es la palabra HEPATOBION, y no el logotipo”.

   4. De acuerdo a la regla de que las marcas deben ser examinadas sucesiva y no simultáneamente “sin lugar a dudas, se determina que la percepción de la marca registrada HEPABIONTA quedará impregnada en la mente el consumidor o medios comerciales, quienes la asociarán con una que contenga elementos tan similares como los tiene la denominación solicitada HEPATOBION.

   5. El signo solicitado también está incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que “su uso en el comercio afectaría indebidamente los derechos de MERCK KGaA, directamente (confusión directa) (…) e indirectamente (confusión indirecta) (…) y, por lo tanto, el público consumidor relacionaría erróneamente el origen empresarial de los productos que protegen las marcas en conflicto” lo que “daría origen a una competencia desleal que afectaría los derechos de MERCK KGaA (…)”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda diciendo:

   a.- “Negativa pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa.

   b.- Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia.

   c.- Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.

   (…)”.

   El Delegado del Procurador General del Estado, al contestar la demanda manifiesta que comparece en este proceso “Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en el proceso (…)”.

   La sociedad PHARMACY & CENTRAL PHARNUTRI S.A. tercero interesado en el proceso, no dio contestación a la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en el artículo 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la solicitud de registro como marca del signo HEPATOBION+logotipo fue presentada el 23 de febrero de 2001, es decir, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

1. las palabras o combinación de palabras;

2. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

3. los sonidos y los olores;

4. las letras y los números;

5. un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

6. la forma de los productos, sus envases o envolturas;

7. cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que:

1. no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

2. carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

1. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”.

1. La marca y los requisitos para su registro.

   El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

   Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o...