PROCESO 091-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 091-IP-2009

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 134, 136 literales a) y b), 200, 224 y 228 de la misma Decisión.

Marca: BESAME (nominativa).

Actor: señor GERMÁN ALONSO ARCILA PIEDRAHITA. Proceso interno Nº 2003-0319.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-0319;

El auto de 14 de octubre de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: GERMÁN ALONSO ARCILA PIEDRAHITA.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

2. Hechos

   1. El 4 de febrero de 2002, la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo BESAME (nominativo), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 514, al que presentó oposición el señor GERMÁN ALONSO ARCILA PIEDRAHITA sobre la base de sus marcas BESAME (mixta) registradas en Colombia en las Clases 25 y 42 y de la enseña comercial BESAME (mixta) y de las marcas BESAME (mixta) registradas en otro países.

   3. Por Resolución 31117, de 26 de septiembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo nominativo BESAME. Contra dicha Resolución el señor Germán Alonso Arcila Piedrahita interpuso recurso de apelación.

   4. Dicho recurso fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 3165, de 3 de febrero de 2003, confirmó la Resolución impugnada. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

      c) Fundamentos jurídicos de la demanda

      El señor GERMÁN ALONSO ARCILA PIEDRAHITA en su escrito de demanda manifiesta que:

   1. Se violó el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 ya que su marca BESAME (mixta) es notoriamente conocida y que dicha notoriedad fue debidamente probada.

   2. El artículo 228 de la Decisión 486 referente a los criterios a tomarse en cuenta para considerar la notoriedad de un signo es complementado con el artículo 230 de la misma Decisión que “se refiere a los sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo (…)”.

   3. “Si se observan las marcas cotejadas en lo que a su elemento denominativo se refiere, las mismas son idénticas en cuanto que llevan la misma expresión BESAME (…)”.

   4. En el momento en que se publicó la solicitud del signo BESAME, su marca BESAME ya era notoriamente conocida y que “para que una marca sea notoriamente conocida, no es necesario que tenga un determinado porcentaje del mercado, sino gran difusión en el mismo, lo cual se señala con las ventas efectuadas, que son las que demuestran la aceptación de la marca, por parte del público consumidor y lo cual claramente (sic) se probó (…)”. Además, afirma que “El hecho de que la marca BESAME sea comercializada en diferentes Países con un grado alto de aceptación y de reconocimiento por parte de los consumidores, implica un reconocimiento de la misma y por lo tanto su notoriedad” y que “las ventas de la marca BESAME para ropa interior femenina, son el resultado de la publicidad intensiva (…)”.

   5. “(…) por la gran cantidad de pruebas que demuestran la notoriedad de la marca BESAME se demuestra que existe una identificación plena entre el signo BESAME y las prendas íntimas que el mismo distingue, lo que determina que la citada marca, tiene una distintividad adquirida suficiente, que impide que el signo registrado sea usado por terceros en el mercado para productos diferentes a los que el mismo distingue”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. “Efectuado el estudio de registrabilidad de la marca BESAME para distinguir productos de la clase 30 (…) se concluyó que reúne los requisitos necesarios para constituirse como marca y que no está comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 (…)”.

   3. “la marca BESAME clases 25 y 42 y BESAME como enseña comercial no cumplen con lo previsto en la normatividad supranacional para considerarlas notorias (…)” y que dado que no se probó dicha notoriedad “no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad señalada en el literal h) del artículo 136”.

   4. “(…) no se demuestra de forma fehaciente que los productos identificados con la marca Besame sean los únicos producidos y comercializados por el señor Germán Alonso Arcila Piedrahita y/o el establecimiento comercial ‘Prendas Íntimas Besame’ (…)”.

   5. “Si bien hay pruebas que acreditan la comercialización de prendas marca BESAME, no conducen a demostrar ninguno de los factores establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486 (…). Adicionalmente, no hay prueba que acredite la duración, amplitud y extensión geográfica de la utilización de la marca y de su comercialización dentro o fuera del país, y no es como lo presenta el actor, que tenga que ocupar una determinada participación en un país determinado, sino que demuestre la participación que tiene con el fin de determinar la notoriedad del signo”.

   6. Respecto a la falta de valoración probatoria “esta Entidad apreció el valor probatorio de cada una de las pruebas allegadas a la actuación administrativa, y el hecho de que haya concluido que eran inconducentes (…) no implica que se hayan valorado inadecuadamente (…)” incluso cuando ya no es pertinente la presentación de pruebas en reposición y en apelación.

      La COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. ahora denominada, INVERSIONES NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demandan manifestando:

   1. Que “las pruebas aportadas al proceso administrativo (…) son extemporáneas, pues fueron presentadas por fuera de los términos legales establecidos para dichos efectos por la Decisión 486 (…)” que las únicas pruebas presentadas oportunamente fueron las allegadas con la demanda de oposición.

   2. Que al no haber sido aportadas oportunamente las pruebas “no podían ser apreciadas ni valoradas por la Superintendencia (…). No obstante (…) la Superintendencia de Industria y Comercio apreció y valoró las pruebas aportadas extemporáneamente (…)”.

   3. Que, en el recurso de apelación, el demandante solicitó la práctica de pruebas, sin embargo “en materia de pruebas en el recurso de apelación, la norma andina no permite la solicitud y práctica de pruebas, pues solo permite la presentación de pruebas documentales o documentadas”.

      CONSIDERANDO:

      Que, la norma contenida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la solicitud de registro como marca del signo BESAME (nominativo) fue el 4 de febrero de 2002, es decir, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo expresamente solicitado por el consultante...