PROCESO 108-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 108-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y e), 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los literales f) y g) del artículo 135 de la misma Decisión.

Marca: LAVAPLUSS (nominativa).

Actor: sociedad JABONERÍA WILSON S.A.

Proceso interno Nº 2006-0054.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de diciembre del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2006-0054;

El auto de 14 de octubre de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad JABONERÍA WILSON S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: señor JORGE ALBERTO MARTÍNEZ ÁLVAREZ.

2. Hechos

   1. El 11 de febrero de 2003, el señor Jorge Alberto Martínez Álvarez solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo LAVAPLUSS (nominativo), para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 534 de 28 de noviembre de 2003, al que presentó oposición la sociedad JABONERÍA WILSON S.A. sobre la base de las solicitudes peruanas LAVA (mixta) y LAVA (mixta) y los registros LAVAMAX, LAVAVAJILLA LAVA ROSADO, LAVAVAJILLA LAVA VERDE, LAVAVAJILLA LAVA ROSADO, LAVAVAJILLA LAVA VERDE; así como los registros ecuatorianos LAVA, LAVAMAS y LAVASOLO, registradas y solicitadas para la Clase 3; y, los registros colombianos LAVASOLO, LAVAVERDE Y LAVAROSADO, registradas, también, para la Clase 3.

      También presentó oposición la sociedad BÉISBOL DEL COLOMBIA S.C.A. sobre la base de sus registro LAVAMIL CASCADA (mixta), LAVAMIL (nominativa y mixta), LAVA MIL (mixta) y el lema comercial LAVA MIL VECES MAS, registradas para la Clase 3.

   3. Por Resolución 013676 de 25 de junio de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro del signo nominativo LAVAPLUSS a favor de Jorge Alberto Martínez Álvarez. Contra dicha Resolución la sociedad JABONERÍA WILSON S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El Recurso de Reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que por Resolución 23892 de 27 de septiembre de 2004, decidió revocar la decisión contenida en la Resolución Nº 13882 de 25 de junio de 2004.

   5. Al existir un error en el número de Resolución recovada, la División de Signos Distintivos, de oficio, emitió la Resolución Nº 20507 de 24 de agosto de 2005, por medio de la cual decidió revocar la Resolución Nº 23892 y envió “el expediente al grupo de recursos para lo de su cargo” argumentando el error en el que incurrió la División de Signos Distintivos en la Resolución Nº 23892.

   6. Enmendando el error, la División de Signos Distintivos emitió la Resolución Nº 20509 de 24 de agosto de 2005, por medio de la cual revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 13676 de 25 de junio de 2004 y, en consecuencia, declaró fundadas las oposiciones presentadas y negó el registro del signo LAVAPLUSS (nominativo).

   7. Finalmente, el Recurso de Apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que por Resolución Nº 26591 de 13 de octubre de 2005, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 20509 y declaró infundadas las oposiciones presentadas y en definitiva concedió el registro del signo LAVAPLUSS (nominativo) a favor de Jorge Alberto Martínez Álvarez. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad JABONERÍA WILSON S.A. en su escrito de demanda manifiesta que:

   1. Con la expedición de los actos recurridos se violaron los artículos 134, 135 literales e) y f) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. La violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 se debió a que “siendo el signo LAVA una marca validamente (sic) registrada en un país de la Subregión andina, la Superintendencia (…) se encontraba en la obligación legal de hacer el examen de registrabilidad de la marca solicitada LAVAPLUSS, comparándola con la marca LAVA previamente registrada en Ecuador y con los registros de marca en Colombia”.

   3. De los registros marcarios de la demandante, “se desprende que el derecho al uso exclusivo y el ius prohibendi que consagran las disposiciones marcarias lo tiene la sociedad JABONERÍA WILSON S.A.” por lo que la Superintendencia “no respetó un registro anterior válidamente (sic) concedido en la Subregión y en Colombia, y violó el derecho de prioridad y los derechos adquiridos de mi cliente”.

   4. Las marcas comparadas “LAVA y LAVAPLUSS sí son semejantes al punto de producir confusión; entre ellas existen en común tantos elementos que hasta podría llegar a pensarse que se trata de marcas provenientes del mismo empresario (…) las marcas comparadas son confundibles, de hecho la solicitud reproduce la marca previamente registrada (…)”.

   5. Después de citar las reglas para la comparación marcaria y recalcar la confusión que existe en los signos en conflicto dice que “la marca LAVAPLUSS es una derivación de marca (sic) registrada LAVA y por lo tanto no cuenta con la suficientemente (sic) distintiva (sic) intrínseca en relación con la marca LAVA, y por lo tanto, existirá dificultad en su distinción al momento de la pronunciación”.

   6. Tomando en cuenta las raíces y silabas tónicas los signos son confundibles y que desde el punto de vista ortográfico “la similitud resulta evidente” y que “Aumenta el grado de confundibilidad entre las marcas LAVAPLUSS y LAVA, el hecho de que se trata de marcas en las que predomina la denominación, en las que no se cuenta con elementos gráficos que ayuden a su diferenciación”. Además manifiesta “la conexión entre los productos comparados (…)”.

   7. La violación al artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 se debe a que el signo solicitado carece de “distintividad suficiente para existir como marca” y que consiste en un signo descriptivo “de las características de los productos de la clase 3, realzada por la partícula PLUS, la cual indica que el producto identificado con el signo LAVAPLUSS, es superior a los demás de su clase y por lo tanto carece de distintividad”. Además afirma que desde el punto de vista conceptual LAVAPLUSS evoca el mismo concepto que el de la marca LAVA MAS.

   8. La violación al artículo 134 se dio en virtud de que el signo solicitado “no cuenta con suficientes elementos que le otorguen distintividad intrínseca para que pueda registrarse como marca, y adicionalmente su distintividad extrínseca está afectada en la medida que existen (…) otras marcas confundiblemente semejantes con ella (…)”.

   9. También se violó el artículo 147 de la Decisión 486 ya que la Superintendencia actuó “como si la obligación de realizar el examen de registrabilidad del signo (…) no fuera obligatorio en el trámite de oposición consagrado en el artículo 147 (…)”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. El signo LAVAPLUSS “tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados se tiene que ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no conllevan al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…)”.

   3. Entre los signos en conflicto “existen elementos diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”.

   4. “(…) sin descomponer la unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, tenemos que la marca solicitada es diferente respecto de la marca opositora lo cual le da la suficiente distintividad”.

   5. El signo LAVAPLUSS es distintivo “en la medida en que no describe de forma exclusiva, exacta e inmediata una característica de los productos, ya que si bien incluye las expresiones ‘LAVAPLUSS’ las combina como un todo inescindible (sic) que logra individualizarse en el mercado y cuenta con la distintividad necesaria para acceder a su registro”. Por lo tanto la marca LAVAPLUSS “es registrable conforme a lo dispuesto en la (…) Decisión 486 (…)”.

      El señor JORGE ALBERTO MARTÍNEZ ÁLVAREZ, tercero interesado en el proceso, contesta la demandan manifestando que:

   1. No se violó el artículo 134 de la Decisión 486 ya que “LAVAPLUSS (nominativa) es una marca lo suficientemente distintiva, perceptible y susceptible de representación gráfica que cumple con todos los requisitos señalados en esta norma” y que además constituye un signo de fantasía.

   2. “la marca LAVAPLUSS no es una marca genérica, ya que no es un nombre común o usual de los productos o servicios de la clase (3) (…)” y que “en gracias de discusión cabría preguntar al accionante, como (sic) es que la marca LAVAPLUSS de mi poderdante es genérica y descriptiva, y...