PROCESO 094-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 094-IP-2009

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 4, 15, 17 y 20 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente de invención: DERIVADOS DE LA DOLASTATINA 15.

Actor: sociedad ABBOTT GMBH & CO. KG.

Proceso interno N° 2005-0103.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de diciembre del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera relativa a los artículos 14, 18, 25, 34 y 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2005-0103;

El auto de 30 de octubre de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad ABBOTT GMBH & CO. KG.

Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Hechos

   1. El 17 de julio de 1998, la sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT solicitó la patente de invención DERIVADOS DE LA DOLASTATINA 15. La solicitud de la patente fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 499 de 26 de diciembre de 2004, a la cual no se presentaron observaciones.

   2. El 26 de agosto de 2003, la sociedad ABBOTT GMBH & CO. KG., solicitó la inscripción de la cesión de la solicitud de patente efectuada a su favor por la sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

   3. Por Resolución Nº 2481 de 12 de febrero de 2004, emitida por el Superintendente de Industria y Comercio, se deniega el registro de la patente de invención solicitada.

   4. Contra dicha Resolución, la sociedad ABBOTT GMBH & CO. KG. interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución Nº 25027 de 5 de octubre de 2004, emitida por el mismo Superintendente de Industria y Comercio que revocó la decisión contenida en la Resolución impugnada, rechazó la solicitud divisional propuesta con el recurso y otorgó privilegio de patente de invención para DERIVADOS DE LA DOLASTATINA 15.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   En su demanda, la actora, manifiesta que:

   1. Las Resoluciones impugnadas violan los artículos 14, 18, 25 y 34 de la Decisión 486.

   2. La violación al artículo 18 se debió a que la patente solicitada “sí cumple con el requisito de nivel inventivo, necesario para que la patente sea concedida, debido a que no es el resultado obvio del estado de la técnica, ni de él se deriva de manera evidente”. Citando el artículo 16 de la misma Decisión dice que “En el momento en que se presentó la solicitud de patente de invención que aquí se reivindica no se conocía en el estado de la técnica la información sobre la cual se pretendía dicho privilegio (…)”.

   3. Respecto a la violación del artículo 25, dice que la Superintendencia manifestó que “las reivindicaciones de la solicitud de patente carecen de unidad inventiva (…)”, a lo que la actora dice que “la materia objeto de la totalidad de las reivindicaciones se dirige a derivados de la dolastatina-15 (…)” y que “las reivindicaciones guardan entre sí un único concepto inventivo de acuerdo con el artículo 25 de la Decisión 486”.

   4. Se violó el artículo 14 de la Decisión 486 ya que la invención “(…) cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486 (…)”.

   5. Se violó el artículo 34 de la Decisión 486 y que “la Administración no podía rechazar la limitación efectuada por mi mandante a su solicitud de patente, toda vez que la misma tuvo lugar al momento de interponer el recurso de reposición contra la primera de las resoluciones aquí impugnadas, es decir, antes de que concluyera el trámite de la solicitud de patente en cuestión (…). En efecto, el artículo 34 de la Decisión solamente condiciona la facultad para el solicitante de un patente de efectuar modificaciones a la solicitud a que la (sic) modificaciones no impliquen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, lo cual no sucedía en el presente caso, pues se trataba de solicitudes divisionales”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda diciendo:

   1. Que no se violó el artículo 14 de la Decisión 486 ya que “(…) el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne todos los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención (…). Como consecuencia de lo anterior y habida cuenta que las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente presentada por la parte demandante (…) adolece del requisito de nivel inventivo mencionado en el artículo 14 de la norma comunitaria (Decisión 486), existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad demandante, al no reunirse los requisitos de nivel inventivo exigido”.

   2. Que tampoco se violó el artículo 18 de la Decisión 486. Citando el artículo 16 manifiesta que “Para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente al objeto reivindicado (…) se deriva en forma evidente del estado de la técnica de la técnica anterior a la solicitud, porque a partir de sus conocimientos y enseñanzas de las anterioridades señaladas habría logrado de una manera obvia el objeto reivindicado”.

   3. Cita las conclusiones de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   4. Que no se violó el artículo 34 de la Decisión 486 ya que se lo aplicó “aceptando la modificación presentada, de tal manera que no es viable argumentar una violación del mencionado artículo (…)”. Que otra cosa distinta es que no se aceptara “las solicitudes divisionales presentadas con motivo del recurso interpuesto, las cuales, se encuentran reguladas, no por el artículo 34 (…) sino en el artículo 36 de la misma Decisión 486 (…)”. Y que “no se aceptaron las solicitudes divisionales, porque no eran procedentes, pues ya se había culminado el trámite previsto en la regulación comunitaria respecto de la materia presentada”.

5. Fundamentos jurídicos de la modificación a la demanda

   La actora presentó un documento de modificación a su demanda, en el que manifiesta:

   1. Que la Resolución Nº 2481, se emitió violando el artículo 18 de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 14 de la misma Decisión ya que la invención solicitada cumple con los requisitos exigidos en la norma comunitaria y que “Precisamente a esta conclusión llegó la misma Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso interpuesto por mi representada contra la mencionada Resolución (…) al resolver el recurso interpuesto contra la Resolución No 2481 (…) la Administración reconoce la indebida interpretación de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 y en consecuencia, revoca la decisión impugnada y otorga el privilegio de patente de invención solicitado por mi representada (…)”.

   2. Que la Resolución Nº 25027, se expidió con violación al artículo 36 de la Decisión 486 ya que “la Administración rechazó las solicitudes divisionales presentadas junto con el recurso de reposición por considerar que ésta no era la oportunidad para proponerlas (…)”, pero que “aceptó un nuevo capítulo reivindicatorio presentado también por el solicitante junto con el recurso de reposición y, haciendo uso de la facultad otorgada por el artículo 34 de la Decisión 486 (…)”, sin embargo, “el límite temporal señalado en el artículo 34 (…) para efectuar modificaciones era el mismo señalado en el artículo 34 para presentar solicitudes divisionales, esto es en cualquier momento del trámite (…)” lo que “llevó a ese Despacho a resolver dos situaciones análogas planteadas con ocasión del recurso de reposición en forma totalmente opuesta y contradictoria (…)”.

   3. Que la Superintendencia al referirse a las solicitudes divisionales “expresó que la interposición de recursos no era la oportunidad pertinente para proponerlas por cuanto las etapas correspondientes a la búsqueda de antecedentes y evaluación de patentabilidad ya estaban evacuadas en tal instancia”. A esta afirmación la actora sostiene que “Estas razones no solo son ajenas al texto del artículo 36 de la Decisión 486 (…) sino que no resultan adecuadas a los hechos del caso por cuanto las solicitudes divisionales de patente se presentan...