PROCESO 089-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 089-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 134, 154 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: FOSBAC PLUS T.

Actor: sociedad BASIC FARM LTDA.

Proceso interno N° 2004-0370.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de diciembre del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de los artículos 134, 138, 150, 154 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 2004-0370;

El auto de 30 de septiembre de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   1. La sociedad BEDSON S.A. domiciliada en Buenos Aires, Argentina, es titular de la marca FOSBAC PLUS T registrada en la Clase 5. Dicha sociedad concedió la licencia a BASIC FARM LTDA. para usar la marca FOSBAC PLUS T.

   2. La sociedad BASIC FARM LTDA. solicitó al INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO autorización para cambiar la licencia de venta de la marca FOSBAC+T por la marca FOSBAC PLUS T. Dicha solicitud se realizó sobre la base del registro del signo FOSBAC PLUS T concedido por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución N° 10619 de 28 de abril de 2003.

   3. El ICA comunicó a BASIC FARM LTDA. que “de acuerdo con las normas vigentes sobre insumos pecuarios, no se acepta el término PLUS como nombre o parte del mismo en los medicamentos veterinarios”. La sociedad demandante solicitó que se emita un acto administrativo que cumpla con los requisitos exigidos y que se indiquen las normas fundamento de la negativa de la solicitud de autorización para cambiar una licencia de venta.

   4. El ICA por Resolución 0234 de 9 de marzo de 2009, manifestó que el motivo de la negativa tuvo como base la Resolución 1056 de 1996, específicamente el artículo 40.

   5. La sociedad BASIC FARM LTDA. interpuso recurso de reposición el cual fue resuelto por el ICA en sentido de confirmar la Resolución impugnada. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad BASIC FARM LTDA. en su escrito de demanda manifiesta que:

   1. Se violaron los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal y 134, 138, 150, 154 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. La Decisión 486 es una norma “self-executing, es decir, aplicable directamente y en términos de absoluta igualdad en todos los Estados Miembros”; que además “regula íntegramente el tema de las marcas (…)” y que “Cualquier desarrollo de la Decisión 486 por la legislación interna está sujeto a un criterio muy restrictivo, jurisprudencial y doctrinariamente conocido como ‘complemento indispensable’” mediante el cual se prevé “que las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria (…). En el caso de la legislación nacional preexistente, ésta, para subsistir, debe versar sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la norma comunitaria. Si regula asuntos comprendidos en la norma comunitaria, queda suspendida (…)”.

      Sobre la base de lo expresado “La norma en la cual el Instituto Colombiano Agropecuario ICA fundamenta las Resoluciones 02341 (…) 01017 (…) regula un aspecto referente a marcas”.

   3. La norma colombiana sobre la que se basó la negativa de la solicitud de autorización para cambiar una licencia de venta fue la Resolución 1056, especialmente su artículo 40 que reglamenta “algunos términos que no pueden ser usados como marca, lo cual, por una parte excede el principio del complemento indispensable, toda vez que las causales de irregistrabailidad de las marcas están taxativamente contempladas en la Decisión 486; y, por otra parte, restringe el derecho al uso de la marca”.

   4. La marca FOSBAC PLUS T fue concedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para distinguir todos los productos de la Clase 5 (…) Lo anterior significa que la autoridad nacional competente ya estudió la registrabilidad del término FOSBAC PLUS T (…) y concedió no sólo el derecho al uso, sino el derecho al uso exclusivo de la marca (…). En consecuencia no resulta de recibo el argumento del (…) ICA, según el cual no existe en realidad un derecho marcario sobre la expresión PLUS por referirse ésta a un término descriptivo y, además laudatorio”. Y que “Si el término PLUS es o no descriptivo se traducirá, en últimas, en su debilidad frente a otros signos, pero no en una prohibición de su utilización”.

   5. Por lo expuesto “Al regular un aspecto referente a marcas, el Artículo 40 de la Resolución ICA 1056 (…) se encuentra suspendido, no sólo porque se refiere a aspectos regulados íntegramente por la Decisión comunitaria, sino porque además introduce una restricción al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por esa norma” por lo tanto dicha Resolución deviene en inaplicable.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   El apoderado del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA contesta la demanda sosteniendo que:

   1. El ICA “es el ente regulador en materia de protección a la sanidad, la producción y la productividad agropecuaria del país, en virtud de ello, profirió la Resolución Nº 1056 (…) sobre Reglamentación de los Insumos Pecuario, acto administrativo éste, que goza de la presunción de legalidad (…)”.

   2. “(…) lo que le atañe al Instituto, es el registro de los productos y no el registro de marcas, es así, que el artículo 30 de la Resolución Interna citada, establece: “‘Para la comercialización de Insumos Pecuarios en el país, se requiere que hayan sido registrados previamente en el (…) ICA’ e indica en este acto administrativo los requisitos a cumplir para obtener este registro (…)”, y es a la información de dichos requisitos que “el artículo 40 de la Resolución 1056, le establece una limitante en cuanto al nombre comercial y a la marca, a fin de poder ejercer el control tanto en lo técnico como en la comercialización del Insumo Pecuario”.

   3. Respecto al argumento de que la Resolución del ICA impugnada regula aspectos sobre marcas que son regulados por la Decisión 486 manifiesta que “siendo la reglamentación ICA anterior, (año de 1996) a la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, ya contemplaba un aspecto de relevancia dentro de la comercialización de los productos, como el que las denominaciones de marca exageradas que induzca a engaño o sustantivos que desvirtúen la naturaleza del producto, no podrán ser objeto de registro”. Además, sostiene que dicha disposición es coincidente con el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 y con el Convenio de París, artículo 6 quinquies, B.

   4. “(…) es claro que la reglamentación del Instituto en lo que se refiere al registro de un producto y el contenido del rotulado cuando se trate de marcas que incluyan términos como PLUS, es coherente en un todo con lo expuesto en la legislación internacional, por tanto, los actos administrativo (sic) proferidos por el Instituto (…) se encuentran debidamente fundamentados en la norma para rechazar la modificación solicitada por la firma BASIC FARM LTDA. del Registro del Producto (…) consistente en cambiar el nombre de FOSBAC+T por el de FOSBAC PLUS T”.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los artículos 134, 138, 150, 154 y 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con...