PROCESO 100-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 100-IP-2009

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486; con fundamento en la consulta formulada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Actor: Juan Ramiro Castillo Salvatierra. Marca: “RBK”. Expediente Interno: Nº 3917-2008.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 05 días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 144–2009–P–SCP-CS, de 20 de agosto de 2009, recibido en este Tribunal el 26 de agosto de 2009, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 147 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 3917-2008.

1. Las Partes

   Demandante: Juan Ramiro Castillo Salvatierra.

   Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú.

   Tercero interesado: RBK – Perú S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes:

1. Hechos:

   El 24 de octubre de 2000, Juan Ramiro Castillo Salvatierra solicitó ante el INDECOPI el registro del signo “RBK”, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Posteriormente, nadie formuló observación alguna por lo que se otorgó el registro del signo solicitado.

   El 23 de abril de 2003, RBK-Perú S.A. solicitó la nulidad del Certificado Nº 69173, correspondiente a la marca de producto RBK registrada en la Clase 25 a favor de Juan Ramiro Castillo Salvatierra. Mediante Resolución Nº 12399-2005/OSD-INDECOPI, de 15 de septiembre de 2005, la OSD declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por RBK-Perú S.A.

   Juan Ramiro Castillo Salvatierra interpuso recurso de apelación y la Sala de Propiedad Intelectual decidió confirmar la Resolución N° 12399-2005/OSD-INDECOPI, que declaró FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por RBK-Perú S.A. contra el registro de la marca de producto RBK, inscrita bajo Certificado N° 69173, a favor de Juan Ramiro Castillo Salvatierra.

   Posteriormente, el demandante Juan Ramiro Castillo Salvatierra acude al proceso contencioso administrativo, declarando la Primera Sala Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima infundada la demanda. Finalmente, el demandante apela dicha sentencia ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, última instancia ordinaria, la misma que cumplió con solicitar IP obligatoria ante este Tribunal.

3. Fundamentos de la demanda:

   El demandante Juan Ramiro Castillo Salvatierra señaló lo siguiente:

   - Conforme se desprende de las facturas presentadas, la accionante no utiliza como nombre comercial la denominación RBK sino la denominación REEBOK y logotipo, toda vez que ésta tiene una mayor dimensión respecto a la denominación RBK-PERÚ S.A.

   - En la Av. Paseo de la República N° 3832, oficina 201, no existía una tienda comercial o un establecimiento de venta de prendas y calzado, sino una oficina administrativa de representación de marcas internacionales, puesto que la accionante no se encontraba autorizada para la venta de prendas de vestir y calzado. Por ello, mal puede hablarse de un uso público y ostensible del nombre comercial RBK-PERÚ S.A.

   - El que la accionante haya inscrito la denominación social RBK-PERÚ S.A. el 27 de enero del 2000, no necesariamente genera la fecha de su primer uso. En tal sentido, de acuerdo a su factura 002 la fecha de primer uso del nombre comercial en cuestión sería el 19 de septiembre de 2000.

   - Por lo tanto, al no haberse acreditado debidamente el uso del nombre comercial, el INDECOPI no debió de anular el Certificado Nº 69173, correspondiente a la marca de producto RBK registrada en la Clase 25 a favor de Juan Ramiro Castillo Salvatierra.

4. Fundamentos del demandando:

   La OSD y, posteriormente, la Sala del Tribunal del INDECOPI, declararon fundada la acción de nulidad interpuesta por RBK-Perú S.A. por lo siguiente:

   - Respecto al uso del nombre comercial alegado por la accionante: Dado que el signo materia de la acción fue solicitado el 24 de octubre del 2000, el uso del nombre comercial alegado debe ser acreditado con anterioridad a dicha fecha. De las pruebas presentadas, se ha acreditado que la accionante ha realizado determinadas transacciones durante el período comprendido.

   - En las facturas presentadas por la accionante se aprecia como nombre comercial la denominación RBK-PERÚ S.A., que coincide con la denominación social de la accionante, siendo pertinente señalar que el uso de la denominación REEBOK y logotipos, sería de manera informativa, para hacer referencia a la marca que identifica los productos comercializados, toda vez que la accionante ha declarado ser representante en el Perú de Reebok International (legítima titular de los signos REEBOK y logotipos). Asimismo, el objeto social de RBK-PERÚ S.A. comprende la importación, compra y venta de ropa, zapatillas y artículos deportivos; así como la obtención de representación de marcas de reconocido prestigio internacional, entre otros servicios.

   - Los medios de prueba presentados acreditan que la accionante ha realizado actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir de la Clase 25, las cuales han sido comercializadas bajo el nombre comercial RBK-PERÚ S.A., cuyo primer uso ha sido acreditado desde el 19 de septiembre del 2000, esto es, con anterioridad a la solicitud del registro materia de la presente acción.

   - Respecto al riesgo de confusión entre los signos en cuestión: Ambos signos se refieren a prendas de vestir de la Clase 25. Realizado el examen comparativo entre los signos en cuestión, se advierte que éstos comparten su elemento de mayor relevancia, esto es la expresión RBK, dado que la denominación PERÚ - al constituir el nombre de un país - resulta ser irreivindicable y de libre uso por parte de todos los peruanos, en tanto que las siglas S.A. también son de libre uso por parte de cualquier empresa que haya adoptado la modalidad de sociedad anónima; razón por la que no contribuyen a la eficaz diferenciación de los signos.

   - Al haberse determinado que los signos confrontados son similares y están destinados a distinguir productos vinculados, se concluye que su concurrencia en el mercado induce a error al público consumidor y, por ende, su coexistencia afecta el interés de los consumidores.

5. Fundamentos del tercero interesado:

   RBK-Perú S.A. solicitó la nulidad del Certificado Nº 69173, correspondiente a la marca de producto RBK registrada en la Clase 25 a favor de Juan Ramiro Castillo Salvatierra alegando lo siguiente:

   - Es una empresa constituida por Escritura Pública de fecha 27 de enero del 2000, inscrita en la partida Nº 1115394. Desde el año 2000 viene usando como nombre comercial su denominación social RBK-Perú S.A. para distinguir actividades económicas propias de la comercialización de confecciones y zapatillas de la Clase 25.

   - El término RBK es el único término con capacidad distintiva en su nombre comercial. La marca RBK es confundible con su nombre comercial (RBK) y con su denominación social (RBK-PERÚ S.A.), por cuanto la marca está constituida por la porción distintiva de su nombre comercial y de su denominación social, siendo evidente que el público consumidor adquiere los productos identificados por dicha marca en la creencia que son fabricados directamente por su empresa o bajo su autorización, produciéndose así en el consumidor la confusión o asociación que la ley ordena evitar.

   - El registro de la marca RBK para productos de la Clase 25 produce en el consumidor y en los medios comerciales un riesgo de confusión respecto de la marca notoria REEBOK, así como también respecto de su denominación y nombre comercial RBK-Perú S.A., el cual goza de reconocido prestigio en el medio.

6. Normas a ser interpretadas:

   La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 147 (oposición andina) y 168 (cancelación...