PROCESO 104-IP-2009
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO 104-IP-2009
Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 83 literal e) y 84 de la misma Decisión, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.
Actor: Sociedad NABISCO INC. (actualmente KRAFT FOODS HOLDINGS INC.).
Marca: “PREMIUM”.
Expediente Interno N° 4972-ML.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco (5) días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.
VISTOS:
Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de catorce (14) de octubre de 2009.
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Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
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Las partes
La parte demandante es: la sociedad NABISCO INC. (actualmente KRAFT FOODS HOLDINGS INC.).
La parte demandada la constituye: el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el Procurador General del Estado y el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador.
El Tercero Interesado es: doctor José Molina Molina.
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Actos demandados
La sociedad NABISCO INC. (actualmente KRAFT FOODS HOLDINGS INC.) plantea que se declare la nulidad de la resolución administrativa No. 0962723, de 22 de enero de 1998 y notificada el 27 de enero del mismo año, a través de la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación presentada por NABISCO INC. y conceder el registro del signo “PREMIUM”, para la clase No. 31 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por el doctor José Molina Molina.
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Hechos relevantes
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Los hechos:
Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:
- En la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 346 de noviembre de 1993, se publicó la solicitud de registro de la marca de fábrica denominada “PREMIUM”, solicitada por el doctor José Molina Molina para proteger productos de la clase internacional No. 31.
- El 16 de mayo del 1994, NABISCO INC. presentó observación contra el registro de la denominación “PREMIUM”, argumentando que es propietaria de la marca notoria “PREMIUM” para proteger productos de la clase internacional No. 30.
- El 22 de enero de 1998, el Director Nacional de Propiedad Industrial expidió la resolución No. 0962723, a través de la cual resolvió rechazar la observación presentada por NABISCO INC. y conceder el registro del signo “PREMIUM”, para la clase No. 31 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del doctor José Molina Molina.
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Fundamentos de derecho contenidos en la demanda
La sociedad NABISCO INC. (actualmente KRAFT FOODS HOLDINGS INC.) solicita la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:
- “(…) mi mandante observó el registro de la marca PREMIUM, puesto que confrontada con la marca ‘PREMIUM’ de su propiedad, son idénticas y confundibles a primera vista. Tal confusión e indiscutible identidad es evidente”.
- “Entre PREMIUM y PREMIUM no hay duda de que existen semejanzas en los aspectos gramatical, visual, auditivo y fonético, que definitivamente pueden inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas”.
- “En el presente caso se puede presentar un grave riesgo de confusión por cuanto, si la denominación PREMIUM que actualmente se utiliza en productos alimenticios para seres humanos, va a ser usada en alimentos para perros, un comprador normal puede equivocarse al ver la marca PREMIUM y comprarlo; por ejemplo, si la marca PREMIUM aparece en un paquete de galletas para consumo humano, y, dicha marca también aparece en un paquete de galletas para perros, se va a crear una gran confusión y riesgo, inclusive porque podrían tener una presentación parecida”.
- “(…) la autoridad competente debió negar el registro de la denominación PREMIUM solicitada, en razón de que va a originar confusión con una marca ‘notoriamente conocida’. (PREMIUM de propiedad de NABISCO INC.)”.
c) Contestaciones a la demanda
El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal:
- “Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda (…)”.
- “Legitimidad del acto administrativo impugnado (…)”.
- “Falta de derecho del actor para propender la demanda por carecer de fundamento sus pretensiones”.
El Director Nacional de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado, en su contestación a la demanda, expresa:
- “(…) con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso, señalo el casillero judicial (…)”.
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Tercero interesado
No obra en el expediente que el doctor José Molina Molina, considerado como tercero interesado en este proceso, haya contestado la demanda planteada.
CONSIDERANDO:
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Competencia del Tribunal
Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de octubre de 2009.
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Normas del ordenamiento JURÍDÍCO comunitario a ser interpretadas.
La Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los “arts. 71, 73 literales a) y d) de la Decisión 313; arts. 81, 73 (sic) literales a) y d) de la Decisión 344; arts. 134, 136 literal (sic) a) y h), 135 literal (sic) a), b), i) y j) de la Decisión 486”.
Se considera que procede únicamente la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima pertinente interpretar, de oficio, el literal e) del artículo 83 y el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:
DECISIÓN 344
(…)
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS
Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
(…)
Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(...)
d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
(…)
Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca
.
(…)
DECISIÓN 486
(…)
PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones...
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