PROCESO 081-IP-2009

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 081-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 12 y 52 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Patente de invención para PROCEDIMIENTO Y FORMAS CRISTALINAS DE 2-METIL-TIENO-BENZODIACEPINA X-8917 A.

Actor: sociedades ELI LILLY AND COMPANY y LILLY INDUSTRIES LIMITED.

Proceso interno N° 10.310-03-L.Y.M.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador relativa a los artículos 1, 2, 12 y 52 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 10.310-03-L.Y.M.;

El auto de 24 de julio de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedades ELI LILLY AND COMPANY y LILLY INDUSTRIES LIMITED.

Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Procurador General del Estado y Vocales del Comité de Propiedad Intelectual.

Tercero interesado: ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ALAFAR.

  1. Hechos

Del escrito de demanda se extraen los siguientes hechos:

  1. El 22 de marzo de 1996, las sociedades ELI LILLY AND COMPANY y LILLY INDUSTRIES LIMITED solicitaron la concesión de la patente PROCEDIMIENTO Y FORMAS CRISTALINAS DE 2-METIL-TIENO-BENZODIACEPINA X-8917 A.

  2. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante Resolución Nº 280-98 DPI.DP de 16 de marzo de 1998, notificada el 14 de marzo de 1998, resolvió conceder la patente de invención solicitada. En vista de que la solicitud de patente no fue impugnada, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concedió el título de patente PI 98-1318.

  3. El 19 de junio de 2000, ALAFAR presentó, ante el Comité de Propiedad Intelectual, un Recurso Extraordinario de Revisión contra la Resolución 280-98.

  4. Por Resolución de 15 de enero de 2001, el Comité de Propiedad Intelectual declaró fundado el recurso extraordinario de revisión, por lo tanto nula la Resolución 280-98 y, en consecuencia, nulo el Registro de la Patente de Invención PI 98-1318. Contra dicha Resolución las actoras interpusieron Recurso de Reposición.

  5. Por Resolución de 10 de marzo de 2003, notificada el 11 de marzo de 2003, el Comité de Propiedad Intelectual negó el Recurso de Reposición y ratificó su Resolución de 15 de enero de 2001, acogiendo de esta manera el Recurso Extraordinario de Revisión.

    c) Fundamentos jurídicos de la demanda

    Las sociedades ELI LILLY AND COMPANY y LILLY INDUSTRIES LIMITED en su escrito de demanda manifiestan que:

  6. Su patente “fue solicitada en Estados Unidos de América con el No. 08/409,566 el 24 de marzo de 1995 y por consiguiente invoco la prioridad prevista en el Art. III de la Convención Interamericana de Buenos Aires de 1910 y el Art. 12 de la Decisión 344 (…)”.

  7. El acto administrativo demandado ya había causado estado y debía haber sido impugnado en su oportunidad y que el recurso debía haberse presentado no contra la Resolución sino contra el Título de la patente.

  8. El Comité de Propiedad Industrial basó la Resolución impugnada “en el hecho equivocado que el documento de prioridad de la patente PI-98-1318 concedida a favor de mis mandantes, cuya nulidad declaró, es la solicitud presentada en Gran Bretaña con el No. GB 9009229 que fuera concedida con el Título No. EP 0454436 de 30 de octubre de 1991, cuando en realidad, conforme consta en el proceso, el documento de prioridad es la solicitud presentada en los Estados Unidos de América bajo el No. 409, 566, que fue concedida bajo el No. 5,736,541 en dicho país”.

  9. De la copia que acompaña del extracto de la patente en Estados Unidos “se demuestra que no existió ninguna solicitud de patente anterior en la que se hubiera basado como prioridad la solicitud del 24 de marzo de 1995, por lo que esta fecha es sin discusión alguna la fecha de prioridad de la patente”. Por lo tanto “resulta equivocado sostener (…) que el requisito de novedad de la patente No. PI-98-1318 (…) se vea afectado por la existencia de la solicitud No. GB 9009229 presentada en Gran Bretaña”.

  10. Su solicitud de patente fue presentada dentro del plazo de prioridad establecido en el artículo 52 literal a) de la Decisión 344, motivo por el cual invocó “al momento de presentar la solicitud la prioridad prevista en el artículo III de la Convención Interamericana de Buenos Aires de 1910 y la del artículo 12 de la Decisión 344 (…)”.

  11. La patente de invención No. PI 98-1318 “si cumple con lo exigido en los Art. (sic) 1 y 2 de la Decisión 344 (…) por lo que fue ilegalmente anulada por el Comité de Propiedad Intelectual mediante el acto administrativo impugnado”.

  12. Por lo expuesto, corresponde declarar la nulidad del proceso administrativo o la ilegalidad de la Resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual el 10 de marzo de 2003.

    d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

    El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, contesta la demanda con los siguientes argumentos:

    a. Negativa pura, simple y llanamente (sic) de los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa.

    b. Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia.

    c. Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.

    d. Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)

    .

    El Director de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda manifestando que comparece “Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso (…)”.

    El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, contesta la demanda manifestando:

  13. La legalidad y validez de la resolución impugnada. Respecto a la prioridad dice que “se ha demostrado que la primera solicitud de registro que servirá de base para el computo (sic) de los doce meses establecidos en los cuerpos normativos (…) es la patente presentada en Gran Bretaña con el No. GB9009229 que fuera concedido el Título No. EP 0454436 de 30 de octubre de 1991 que tiene como principio activo la Olanzapina” y que las partes “al no haber demostrado que su solicitud se halla protegida por la prioridad de la solicitud de patente presentada a registro en los Estados Unidos de Norteamérica por ser idéntica en el fondo a la de Gran Bretaña, nos conduce a que el requisito de la novedad se vea afectado, suma al hecho de lo que se supone es el centro de la nueva invención, la Forma II del cristal de la Olanzapina, no se ha probado de su condición de ser una invención, enervando la consideración de que se trata de un mero descubrimiento (…)”. Que no se ha “demostrado técnicamente y documentalmente que la patente impugnada constituye una nueva invención (…)”.

  14. La improcedencia de la acción y la ratificación de la resolución emitida.

  15. La negativa de los fundamentos de la demanda.

    e) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado

    La ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS, ALAFAR, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda señalando que:

  16. No existe ninguna causal de nulidad dentro del proceso de recurso de revisión.

  17. Las resoluciones del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales se encuentran apegadas a la normativa aplicable “la resolución 280-98 DPI.DP incurre en un claro error de hecho (…)”

  18. El Comité “negó la concesión de dicha patente, en base a los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 (…)”. La solicitud de registro de patente “se basa en la Formula (sic) II del cristal Olanzapina, cuya novedad está afectada por la patente inglesa GB 9009229 (…). De esta publicación (…) se colige la falta de novedad de la supuesta invención objeto de la presente demanda, ya que en la memoria descriptiva de la patente inglesa, se describe Formula (sic) I y II de la Olanzapina, idénticas a las fórmulas descritas en la solicitud de patente SP 96-1697 (…)”.

  19. Respecto al argumento de las demandantes de que el Comité funda su Resolución sobre la base de la Patente de Gran Bretaña y no la de Estados Unidos de Norteamérica “Nada por demás equivocado. El comité no funda su resolución en el hecho de que la solicitud SP 96-1697 invoque la...

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