PROCESO 098-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 098-IP-2009

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal e), 83 literal a) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.; con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Actor: MILLER BREWING COMPANY. Marca: “DE ETIQUETA NEGRA”. Expediente Interno: Nº 10077- S.O.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 05 días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 230- TD Nº 1CA-1S- 10077- S.O., de 06 de agosto de 2009, recibido en este Tribunal el 12 de agosto de 2009, la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 01 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales b) y g); y, 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 10077-S.O.

Las partes:

Demandante: MILLER BREWING COMPANY.

Demandado: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Procurador General del Estado y Director Nacional de Propiedad Industrial.

Determinación de los hechos relevantes:

1.1 Hechos:

El 20 de enero de 1994, MILLER BREWING COMPANY solicitó el registro del signo “DE ETIQUETA NEGRA” bajo el trámite Nº 44530, para proteger “aguas minerales, gaseosas, bebidas y zumos de frutas, jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas, especialmente cerveza, ale y porter” de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Contra dicho registro se presentan dos observaciones:

1. UNITED DESTILLERS PLC señala que es titular de la marca “BLACK LABEL”, que traducida al castellano significa “ETIQUETA NEGRA”, que en Ecuador tiene dos registros destinados a proteger productos de la Clase 33, es decir, de la misma naturaleza que pretende identificar la marca demandada que, con una simple inspección, se puede concluir el parecido y la posibilidad de confusión entre los signos confrontados. Asimismo, alega que sus marcas son notorias.

2. DESARROLLO AGROPECUARIO C.A. señala que es titular de la marca “TARJETA NEGRA” en la misma Clase 32, por lo que se causaría riesgo de confusión en el público consumidor.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 0960552, de 16 de julio de 1997, decidió aceptar la primera observación propuesta por UNITED DESTILLERS PLC; y, rechazar la segunda observación presentada por DESARROLLO AGROPECUARIO C.A., decidiendo denegar el registro del signo solicitado “DE ETIQUETA NEGRA”, ya que éste es una traducción de la marca “BLACK LABEL” y “JONNIE WALKER BLACK LABEL”, por lo que se causará riesgo de confusión en el público consumidor.

   El 16 de septiembre de 1997, se presentó Recurso de Reposición con fundamento en que, si bien hay varias marcas registradas en que aparece el término “BLACK LABEL”, este término está ligado única y exclusivamente a la marca JOHNNIE WALKER y al whisky escocés, por lo tanto, el público consumidor vinculará esta marca a esta clase de bebida y no con otro tipo de bebidas no alcohólicas o cerveza.

   Mediante Resolución Nº 980705, de 23 de septiembre de 2002, el Director Nacional de Propiedad Industrial revocó parcialmente la Resolución Nº 960552, en lo referente a la primera observación presentada por UNITED DESTILLERS PLC, y denegó el registro de la marca “DE ETIQUETA NEGRA”, con base en los siguientes argumentos: el término DE ETIQUETA NEGRA es utilizado en el comercio por varios productores para el tipo de producto que desea proteger el solicitante, por lo que permitir su registro, privaría injustamente a los competidores de términos que por ser de uso común, son indispensables para poder desarrollar normalmente sus actividades comerciales.

3. Fundamentos de la Demanda:

   MILLER BREWING COMPANY fundamenta su demanda de la siguiente manera:

1. El signo solicitado DE ETIQUETA NEGRA cumple con todos los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 y en el artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual.

2. Si se analiza en conjunto el signo ”DE ETIQUETA NEGRA”, se verá que éste es suficientemente novedoso, distintivo, con capacidad y aptitud para distinguir sus productos en el mercado y que además no puede provocar confusión entre el público consumidor, y menos puede constituir un término de uso común.

3. El signo solicitado DE ETIQUETA NEGRA tiene autonomía intelectual y material; por lo que el registro del signo no está incurso dentro del conjunto de las prohibiciones que doctrinariamente se conocen como absolutas o relativas. Por lo tanto, no es un signo desprovisto de carácter “distintivo”, no resulta ser tampoco “descriptivo” o un “signo habitual”, que pueda inducir al público consumidor en error.

4. La denominación DE ETIQUETA NEGRA, no es un signo descriptivo, en razón de que frente a los productos que pretende proteger, no los describe, si no que permite distinguirlos plenamente en el mercado.

5. Al cotejar BLACK LABEL AND JHONNIE WALKER BLACK LABEL, con la “DE ETIQUETA NEGRA” y analizarlas en su conjunto, se verá que ni fonética ni visualmente son similares y además porque no puede denegarse el registro de una marca por la traducción de la misma del inglés. Se debió considerar que los productos que protege la observante pertenecen a la Clase 33 (bebidas alcohólicas especialmente whisky) y las que pretende proteger MILLER BREWING COMPANY pertenecen a otra clase diferente, la Clase 32 referida a bebidas no alcohólicas.

4. Contestación a la demanda:

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), contesta la demanda y presenta las siguientes excepciones:

1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

2. Alega expresamente legitimidad del Acto Administrativo impugnado, por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley de la materia.

3. Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.

4. Impugna desde la contestación, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviera de ilegal e improcedente.

   El Procurador General del Estado manifiesta que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa cuyo representante legal es su presidente; por lo tanto, corresponde al representante legal de IEPI comparecer directamente al juicio.

5. Normas a ser interpretadas:

   No procede la Interpretación Prejudicial solicitada de los artículos correspondientes a la Decisión 486, ya que la presentación de la solicitud de registro “DE ETIQUETA NEGRA” fue en plena vigencia de la Decisión 344.

   Por lo tanto, el Tribunal -de oficio- interpretará los artículos 81, 82 literal e), 83 literal a) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 344

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 81

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   Artículo 82

   (…)

   d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

   (…)

   Artículo 83

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (…)

   Artículo 84

   a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

   b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

   c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

   d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

   DECISIÓN 486

   DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

   (...)

   Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

   En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

   Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

   (…)

   .

1. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

   El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin embargo, la solicitud de registro del signo “DE ETIQUETA NEGRA” se presentó en plena vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

   Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable, es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley...