PROCESO 149-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 149-IP-2009

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 135 literal i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Actor: PEGATEX LTDA. Marca: “UNIX” (mixta). Proceso Interno: N° 2005-00066.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 04 días del mes de marzo del año dos mil diez.

VISTOS:

El Oficio Nº 2088, de 19 de noviembre de 2009, recibido en este Tribunal el 01 de diciembre de 2009, mediante el cual la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2005-00066.

Que, sin embargo, no solicita interpretación de norma alguna, pero menciona las normas del ordenamiento comunitario que fueron invocadas por la parte actora dentro del proceso interno: los artículos 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1. LAS PARTES.

   Demandante: PEGATEX LTDA.

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: LÁPIZ DE ACERO ACCESORIOS LTDA.

2. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS RELEVANTES

1. Hechos.

   El 12 de agosto de 2003, la sociedad LÁPIZ DE ACERO ACCESORIOS LTDA. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo mixto UNIX, a fin de distinguir los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha solicitud de registro fue publicada en la Gaceta Nº 533, de 31 de octubre de 2003.

   Posteriormente, la sociedad PEGATEX LTDA. presentó oposición en contra de la solicitud del registro, fundamentando su posición en que posee la titularidad de la marca mixta UBIX, para la Clase 16, vigente hasta el 27 de junio de 2013.

   El 30 de abril de 2004, mediante Resolución Nº 9850, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca UNIX (mixta) en la Clase 16.

   PEGATEX LTDA. interpuso Recursos de Vía Gubernativa.

   El 28 de julio de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 17070, mediante la cual confirmó la Resolución Nº 9850. Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 30438, de 09 de diciembre de 2004, confirmó, en apelación, la decisión contenida en la Resolución Nº 9850 y agotó la vía administrativa.

   2.2. Fundamentos de la Demanda:

   La parte actora PEGATEX LTDA. destaca el valor otorgado al elemento nominativo de las marcas, esto es, que el consumidor busque el producto por el nombre, más el soporte gráfico que acompaña la expresión (elemento figurativo).

   Agrega que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre ellas.

   Sostiene que las marcas deben ser examinadas de forma sucesiva y no simultánea.

   Argumentó que, quien aprecie la semejanza, deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

   Indica que la Superintendencia de Industria y Comercio efectuó la comparación entre los signos UNIX y UBIX, con base a criterios mencionados anteriormente, y pese a reconocer que las expresiones que forman parte de los signos comparten algunas letras, determinó que cada una cuenta con elementos adicionales, que al ser pronunciadas, emiten un impacto fonético disímil y diferenciador de la marca ya registrada.

   Aduce que las marcas en discusión son fonéticamente semejantes y que, al nivel gramatical, comparten casi la totalidad de las letras que la componen.

   Sostiene que ambas marcas, a nivel conceptual, son signos de fantasía, y que los consumidores en el mercado asociarán las expresiones UNIX y UBIX, y pensarán que ellas tienen el mismo origen empresarial causando inevitablemente riesgo de confusión en el público consumidor.

3. Contestación a la Demanda:

   La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que cumple con los tres requisitos establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica).

   Sostiene que, pese a que un signo cumpla con los tres requisitos nombrados, no quiere decir ello que esté asegurado su registro, ya que podría encuadrar en las causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Explicó la confundibilidad como la acción de confundir hasta el punto de tomar una cosa por otra y sostuvo que para que exista riesgo de confusión y/o asociación, es preciso que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor: entre los signos debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonética, y que es necesario analizar los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto.

   Manifestó que, desde el punto de vista de la distintividad, de la estructura de la palabra y fonético, las marcas en discusión, UNIX y UBIX, pueden coexistir en el mercado pacíficamente.

   El tercero interesado LÁPIZ DE ACERO ACCESORIOS LTDA. no contestó la demanda, según el informe del Juez Consultante.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno.

   Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 135 literal i) y 136 literal a) de la...