PROCESO 88-IP-2009

Emisor:Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
 
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PROCESO 88-IP-2009

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Actor: Sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA. Marca: “ENVAIR”.

Expediente Interno N° 8027- L.R.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de octubre del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 23 de septiembre de 2009.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes

    La parte demandante es: la sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA.

    La parte demandada la constituyen: el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

    El tercero interesado es: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

  3. Actos demandados

    La sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA. impugnó la Resolución Administrativa: N° 978400 de 29 de noviembre de 2000, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial y notificada el 26 de diciembre del 2000, a través de la cual se rechaza la observación presentada por FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA., y concede el registro del signo “ENVAIR”, para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

  4. Hechos relevantes

    1. Los hechos:

    Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

  5. El 23 de junio de 2000, la sociedad BAYER AKTIENGESELLCHAFT solicitó el registro del signo “ENVAIR”, para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

  6. El 24 de agosto de 2000, FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA. presentó observación en contra de la solicitud de registro del signo “ENVAIR”. Se fundamentó, principalmente, en que tiene registrada la marca “DENVAR” para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional.

  7. El 7 de noviembre de 2000, BAYER AKTIENGESELLSCHAFT contestó la observación, “desvirtuando totalmente los fundamentos de hecho y de derecho de la observante”.

  8. El 29 de noviembre de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial expidió la resolución No. 978400, por la cual se rechaza la observación presentada por FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA., y concede el registro del signo “ENVAIR”, para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad BAYER AKTIENGESELLCHAFT.

    1. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA., a través de apoderada, presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - Afirma que “es propietaria de la famosa y notoriamente conocida marca “DENVAR” registrada en varios países del mundo para proteger “preparaciones y sustancias farmacéuticas y sanitarias”, clase internacional Nº 5. En el Ecuador se encuentra registrada bajo el Nº 3109-93 de 7 de noviembre”.

      - Señala que “existe identidad gráfica, visual, auditiva y fonética entre la denominación “ENVAIR” solicitada por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT y la marca “DENVAR” de propiedad de mi representada, misma que se encuentra registrada con anterioridad, en muchos países del mundo; tanto mas (sic) que ambas marcas protegen productos comprendidos en la misma clase internacional No. 5, lo cual ocasiona confusión en el público consumidor y BAYER AKTIENGESELLSCHAFT se beneficiaría del prestigio adquirido por la marca “DENVAR” de propiedad de mi representada”.

      - “(…) la solicitud de registro como marca de producto del signo ENVAIR, solicitada por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, es irregistrable, en razón de que no cumple, y al contrario contraviene lo dispuesto en los Arts. 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículos 195 y 196 de la Ley de Propiedad Intelectual”.

      - “(…) la concesión del registro de la marca ENVAIR de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT S. A. ocasionaría graves perjuicios a mi representada, por lo que resulta imperativo proteger el carácter distintivo de la famosa y notoriamente conocida marca “DENVAR” de propiedad de mi representada”.

      c) Contestaciones a la demanda

      El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial al contestar la demanda deduce las siguientes excepciones:

      - “Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda”

      - “Me ratifico en la resolución (…) materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”.

      - “Al momento de dictar sentencia sírvanse acoger mis excepciones y rechazar la demanda”.

      El Director Nacional de Propiedad Industrial da contestación a la demanda y expone, principalmente:

      Realizado el correspondiente cotejo marcario y comparado las marcas en controversia (…) se concluyó que la denominación solicitada ENVAIR y la marca registrada DENVAR no existe semejanzas susceptibles de causar confusión o error a los consumidores respecto del origen empresarial de los productos a proteger

      .

      No obra en el expediente que el Procurador General del Estado haya contestado la demanda.

    2. Tercero interesado

      La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda y deduce las siguientes excepciones:

      - “Niego los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda”.

      - “Niego (…) que la resolución (…) viole alguna norma legal”.

      - “Niego que la marca “ENVAIR” esté incursa en alguna de las prohibiciones de registro (…)”.

      - Niego que la marca “ENVAIR” (…) y “DENVAR” de la compañía actora tenga alguna similitud”.

      - “Alego que la marca “ENVAIR” es distintiva frente a la marca “DENVAR” (…)”.

      - “Niego que la marca “DENVAR” de la empresa actora, sea famosa o notoriamente conocida en el mercado nacional o internacional (…)”.

      - “Alego que la partícula DEN que forma parte de la marca “DENVAR”, es de uso común para la Clase Internacional Nº 5”.

      Alega, asimismo, en lo principal, que

      - “El signo ENVAIR perteneciente a (…) es, (…) una marca de fantasía, porque no existe contenido conceptual en ella (…)”.

      - Y que, “(…) la desinencia VAR, que también se la puede encontrar en muchas marcas registradas para la clase 5, de tal forma que al ser de uso común, la recurrente no puede reclamar exclusividad sobre la partícula VAR”.

      CONSIDERANDO:

  9. Competencia del Tribunal

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

    Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 23 de septiembre de 2009.

  10. Normas del ordenamiento JURÍDÍCO comunitario a ser interpretadas.

    La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

    El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “ENVAIR” fue presentada el 23 de junio de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

    Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, los artículos 83 literales d) y e) y 84, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no interpretar el artículo 82 solicitado por la consultante, por no ser pertinente al presente caso.

    En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

    DECISIÓN 344

    (…)

    DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

    Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

    Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

    (…)

    Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

    a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

    (...)

    d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente...

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