Proceso 082-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Proceso 082-IP-2008

Interpretación Prejudicial del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, la interpretación de los artículos 134 literal f), 135 literal a) y su último párrafo, así como, del artículo 150 del mismo cuerpo legal, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno: Nº 501-2008. Actor: Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú). Marca: “BACKUS” (marca tridimensional).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil ocho.

VISTOS:

El Oficio Nº 147-2008-SCS-CS, de 09 de mayo de 2008, recibido en este Tribunal el 17 de junio de 2008, a través del cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 501-2008.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 16 de julio de 2008.

1. LAS PARTES.

   Demandante: Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú).

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

   Tercer Interesado: Compañía Cervecera AMBEV PERÚ S.A.C.

2. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS RELEVANTES

1. Hechos:

   El 10 de junio de 2003, la demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) solicitó el registro del signo de producto constituido por la forma tridimensional de una botella de cuerpo cilíndrico con boca redonda, pico ranurado, con cuello sobresalido, delgado que se va ampliando hasta la parte comba y se ancha en la base, usado la denominación BACKUS para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Posteriormente, no se presentaron oposiciones, por lo que mediante Resolución Nº 14290-2003/OSD-INDECOPI, de 03 de diciembre de 2003, la OSD otorgó el registro del signo solicitado sin reivindicar la forma tridimensional de la botella. La OSD consideró que, la forma de botella es irreivindicable; sin embargo, precisó que el signo solicitado es susceptible de representación gráfica y cumple con ser apto para distinguir los productos en el mercado.

   El 10 de febrero de 2004, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) interpuso recurso de apelación ante el Tribunal del INDECOPI manifestando que:

   - Es una empresa que fabrica el 100% de la cerveza nacional y es propietaria del parque de envases, por lo que es el único grupo empresarial que hace uso de los envases de 1 L en todo el territorio nacional.

   - El grupo BACKUS es el único que emplea los envases de vidrio de 1 L, cuyo registro se solicita, por lo que no se puede aceptar que se diga que “otras empresas” están haciendo uso de los mismos, porque ello no es cierto. Así, al no existir empresas competidoras que hagan uso de los envases en cuestión, no queda duda que la presencia del referido diseño (entiéndase, forma) en el mercado remite a los consumidores a un solo grupo empresarial: al grupo BACKUS.

   - En aplicación del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 que recoge la figura del “secondary meaning”, el signo solicitado es susceptible de ser registrado como marca.

   - De confirmarse la resolución de la OSD, se configuraría un daño a la industria cervecera nacional, ya que si se permite el uso de su envase característico a un futuro fabricante, éste se aprovechará del esfuerzo ajeno sin haber realizado ninguna inversión en la construcción y desarrollo de dicha presentación, dando origen a un claro acto de competencia desleal.

   Mediante Resolución Nº 581-2004/TPI-INDECOPI, de 24 de junio de 2004, se confirmó la Resolución Nº 14290-2003/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, se otorgó el registro del signo solicitado sin reivindicar la forma tridimensional de botella. Los argumentos del Tribunal del INDECOPI son los siguientes:

   - Para que las formas tridimensionales de los productos sean objeto de registro deben ser capaces de ser identificadas por el público consumidor en atención a su origen empresarial, esto es, que por sí mismas tengan carácter distintivo y permitan que los productos sean elegidos, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo adicional y que no se encuentren dentro de alguno de los dos supuestos mencionados.

   - Readvierte que existen una serie de marcas registradas a favor de distintos titulares que tienen los mismos elementos básicos de la forma tridimensional de botella que se pretende distinguir, incluyendo además otros elementos que sí son caracterizantes, situación que no se advierte en el caso de la forma solicitada, en la que se pretende el registro de una botella simple, que no cuenta con ningún elemento caracterizante. En tal sentido, las formas de envases registradas y encontradas en el mercado resultan sustancialmente similares a la forma del envase solicitado.

   - La forma tridimensional solicitada no difiere sustancialmente de las formas de envases ya existentes en el mercado, por el hecho de establecer unas determinadas dimensiones en cuanto a la altura y al diámetro del mismo, ya que la simple variación de dimensiones no es susceptible de configurar una forma particular del envase y, por ende, de constituir derechos de exclusiva sobre el mismo. En tal sentido, el envase solicitado constituye una forma usual, dentro de los alcances de lo establecido en el artículo 135 literal c) de la Decisión 486.

   - El envase solicitado no presenta detalles característicos distintivos ni contiene alguna característica peculiar que altere la configuración ordinaria y común de los envases utilizados para los productos que se pretende distinguir y que pueda ser susceptible, en sí misma, de despertar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado, por lo que pasa inadvertida y no sirve para orientar las preferencias de compra del público consumidor. En tal sentido, no posee la distintividad exigida por el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.

   - En el presente caso, se determina que no resulta de aplicación la figura del “secondary meaning” o distintividad adquirida recogida en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, ya que dicha figura no está prevista para los signos constituidos por formas usuales de los productos o del envase de los mismos.

   La demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú), el 24 de septiembre de 2004, interpuso una acción contenciosa administrativa ante la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución Nº 581-2004/TPI-INDECOPI, alegando lo siguiente:

   - El INDECOPI ha dividido arbitrariamente el signo solicitado, registrando sólo la denominación BACKUS y denegando la forma del envase ya que se tiene por usual y no distintiva. El signo solicitado debe ser analizado en su conjunto, por lo que si la autoridad consideraba que el signo era distintivo debía concederlo en su totalidad y no en partes.

   - En caso que la forma no fuera distintiva, sería innegable que había adquirido distintividad, lo que obligaba a la Administración a aceptar prueba destinada a que el consumidor relacionaba el signo vinculándolo con un origen empresarial específico, sin embargo, la Sala del INDECOPI no aceptó prueba de ello, con el argumento que nuestra legislación no reconoce la figura de la distintividad adquirida, con lo cual se afecta el debido proceso y el derecho de defensa.

   - El INDECOPI aplicó el artículo 135 literal c) de la Decisión 486, pero tal norma es inaplicable pues se refiere a la forma del envase, más no a la combinación de la forma tridimensional y una denominación, no resultando lícito dividir al signo solicitado en dos partes.

   - Que el envase sea único en el mercado no significa que sea usual pues para ello se requiere que existan pluralidad de empresarios que utilizan dicha forma.

   - Mediante Resolución Nº 282-2004/TDC, la Sala de Defensa de la Competencia señaló que BACKUS tiene total y absoluto derecho de usar en exclusiva el envase de cerveza de 620 ml.; y, que no existe en el mercado ningún acuerdo sobre intercambiabilidad de envases, esto porque ello exige la presencia de dos o más competidores distintos.

   El 01 de septiembre de 2006, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso...