PROCESO No. 066-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 066-IP-2008

Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; y, de oficio, de los artículos 150, 165, 166, 167 y 168, así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Proceso Interno: Nº 3304-2007. Marca: “TORSION” (denominativa). Actor: ADIDAS-SALOMON AG.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 27 días del mes de agosto del año dos mil ocho.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 116-2008-SCS-CS, de 22 de abril de 2008, recibido en este Tribunal el 29 de abril de 2008, la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 3304-2007.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 09 de julio de 2008.

1. Las partes.

   Demandante: ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI.

   Tercero interesado: POLI SHOES S.R.L.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   El 02 de julio de 2001, la demandante ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania, solicita el registro del signo “TORSION” para distinguir calzado y sus partes, accesorios y suelas para calzado, amparados en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El 07 de septiembre de 2001, POLI SHOES S.R.L. de Perú formula oposición basándose en el registro de la marca “FLEX TORSION y logo”, para distinguir calzado de la misma Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El 27 de septiembre de 2001, ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania, solicita la cancelación del registro de la marca constituida por la denominación “FLEX TORSION y logo”, inscrita a favor de POLI SHOES S.R.L. de Perú, bajo el Certificado Nº 101859 para distinguir calzados en la Clase 25 de la Clasificación Internacional.

   El 25 de octubre de 2001, a solicitud de ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania, mediante providencia se dispuso la acumulación del expediente Nº 135482-2001 al Nº 130762-2001, en virtud a lo expuesto en el artículo 67 del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.

   El 07 de febrero de 2003, mediante Resolución Nº 001412-2002/OSD- INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos resuelve: Primero, declarar fundada la acción de cancelación interpuesta por ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania y, en consecuencia, cancelar el registro de la marca de producto constituida por la denominación “FLEX TORSION y logo”, inscrita a favor de POLI SHOES S.R.L. bajo el Certificado Nº 101859 para distinguir calzados en la Clase 25 de la Clasificación Internacional; y, como segundo punto, declarar improcedente la oposición formulada por POLI SHOES S.R.L., denegando adicionalmente de oficio el registro del signo solicitado por ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania.

   El 18 de junio de 2003, mediante Resolución Nº 0590-2003-TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resuelve confirmar en todos sus extremos la resolución de la OSD.

3. Escrito de la Demanda.

   La demandante ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania, pretende que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución Nº 0590-2003-TPI INDECOPI emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI en el sentido de que confirma la Resolución Nº 1412-2002/OSD-INDECOPI que denegó el registro del signo solicitado “TORSION” para distinguir calzado y sus partes accesorias y suelas para calzado amparados en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Fundamenta su demanda en que ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania, es titular de la marca “TORSION” en diversos países del mundo, que mediante expediente Nº 135482-2001 iniciado el 27 de septiembre de 2001, ha solicitado la cancelación de la marca del opositor. Agrega además que, en dicho expediente su empresa fundamentó que la marca “FLEX TORSION y logo”, no ha sido utilizada por su titular ni por licenciatario alguno para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional, en el mercado nacional o subregional, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de inicio de la referida acción.

   Manifiesta que, el registro de dicha marca será oportunamente cancelado, con lo cual la empresa POLI SHOES S.R.L. carecerá de fundamento legal para su oposición y desaparecerá cualquier impedimento para la concesión del signo solicitado; fundamenta su acción en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   En consecuencia, al haber solicitado la cancelación de la marca “FLEX TORSION”, y al obtener la misma, ésta tiene derecho preferente al registro de dicha marca y, por tanto, también del registro del signo solicitado “TORSION”.

4. Contestación a la Demanda.

   El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), dentro del plazo establecido procede a contestar la demanda interpuesta por ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania, negando y contradiciendo todos los puntos planteados, por considerar que la misma carece de fundamentos que hagan atendibles la demanda planteada, por lo que solicita se declare infundada, ya que la acción de cancelación se dirigió exclusivamente contra la marca “FLEX TORSION” registrada bajo el Certificado Nº 101859 y no sobre todas las marcas que tuviera registrada POLI SHOES S.R.L. que tuvieran la partícula común “TORSION”.

   INDECOPI menciona que aún cuando la marca “FLEX TORSION y logo” fue cancelada, la Oficina de Signos Distintivos igualmente debía proceder a efectuar el análisis comparativo respecto de otra marca que sí mantenía su registro vigente como es el caso de la marca mixta “POLI SHOES FLEX TORSION y planta de calzado”. Respecto a que ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania, es titular en diversos países del mundo de la marca “TORSION”, ello no obliga a la Oficina de Signos Distintivos a registrar el signo como marca ya que en el Perú reposan principios muy claros como: el principio registral o constitutivo de derechos, mediante el cual el derecho al registro de la marca se adquiere mediante el registro ante la Oficina Nacional Competente, y el principio de territorialidad, en tanto que, el registro está limitado al espacio territorial peruano, por lo tanto, el hecho de que ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania, tenga registrada su marca “TORSION” en otros países del mundo no la hace titular de dicha marca en el Perú.

   Respecto a que al haberse cancelado la marca “FLEX TORSION” a solicitud de ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania, ésta tiene derecho preferente al registro de dicha marca y, por tanto, de la marca “TORSION”, es menester indicar que la demandante pretende hacer una lectura tergiversada y desnaturalizada del artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e intenta confundir a los juzgadores sobre los alcances del derecho preferente que otorga dicho artículo a quienes obtengan la cancelación por falta de uso de la marca, es decir, que el derecho que ADIDAS-SALOMON AG, de Alemania, tiene es sobre la marca cancelada y no aisladamente del término “TORSION”, sin exoneración del análisis de registrabilidad que debe hacer la autoridad administrativa respecto a cualquier solicitud de registro de marca.

   Respecto a que el signo solicitado y las marcas registradas, actualmente en litigio, no serían confundibles, es menester indicar que la demandante pretende convencer a los juzgadores que los signos en controversia no son confundibles ya que hace un llamado a la incidencia en su análisis en los aspectos que los diferencian y efectuando una comparación simultánea (no sucesiva como dispone la ley), siendo así que, la diferencia entre los signos en conflicto no descarta la posibilidad de confusión entre las mismas a nivel indirecto.

5. Argumentos del tercero interesado.

   POLI SHOES S.R.L. contesta la demanda manifestando ser titular de la marca “FLEX TORSION”, inscrita con Certificado Nº 101859 para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que considera que el signo solicitado resulta confundible al grado de causar riesgo de confusión.

   Alega que, de la simple comparación entre los signos se advierte que éstos resultan incompatibles, ya que el signo solicitado está incluido en la marca registrada, lo cual ocasionaría confusión en el público consumidor. Afirma que, existe reiterada jurisprudencia de la autoridad marcaria en el sentido de que dos signos son confundibles si uno incluye al otro, como ocurre en el presente caso. Ampara su oposición en las prohibiciones del artículo 136 incisos a) y b), debiendo decir f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así como, del artículo 130 incisos a), b) y d) del Decreto Legislativo Nº 823.

   Además, POLI SHOES S.R.L. es titular de la marca de producto constituida por la denominación “FLEX TORSION y logo”, para amparar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional, registrada bajo Certificado Nº 101859 vigente hasta el 05 de marzo de 2003, además, es titular de la marca de producto constituida por la presentación tridimensional de una planta de calzado en cuya suela se aprecian las figuras en forma de gotas, éstas a su vez presentan líneas en bajo relieve, en la parte central de la suela se aprecian las denominaciones “POLI SHOES” y “FLEX TORSION”, en el...