PROCESO No. 047- IP- 2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 047- IP- 2008

Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del artículo 81 del mismo cuerpo legal; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia. Proceso Interno: Nº 2002-0258. Marca: “PERDURIT” (mixta). Actor: COLOMBIT S. A.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de julio del año dos mil ocho.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 0295, de 11 de febrero de 2008, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2002-0258.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 24 de abril de 2008.

1. Las partes.

   Demandante: COLOMBIT S.A.

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

   Tercer interesado: ETERNIT COLOMBIANA S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   El 12 de octubre de 1994, la demandante COLOMBIT S.A. solicitó el registro del signo “PERDURIT” para distinguir productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional, aceptada por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Resolución Nº 001024, de 27 de enero de 1995.

   El 22 de diciembre de 1995, la sociedad demandante COLOMBIT S.A., en calidad de propietaria de la marca “PERDURIT”, solicitó el registro del signo “PERDURIT” (mixto) pero esta vez para distinguir productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional.

   La sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. presentó observaciones contra dicha solicitud, basándose en que el signo solicitado “PERDURIT” (mixto) es semejante a las marcas ETERNIT, ONDULIT, DECORIT, FIBROLIT, TEJALIT y LIVIANIT, de las cuales las únicas registradas en la Clase 17 de la Clasificación Internacional son las marcas ETERNIT, FIBROLIT y ONDULIT.

   La sociedad COLOMBIT S.A. respondió a las observaciones presentadas argumentando que, desde hace mucho tiempo atrás tiene registradas expresiones como: RANURIT, CIELOLIT, CASABIT, PLANILIT, CAMPOLIT, RURALIT, FACILIT, MODULIT, PERDURIT y VERSALIT.

   El 29 de septiembre de 1997, la Jefe de la División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 25075, de 29 de septiembre de 1997, declaró infundadas las observaciones presentadas por la sociedad ETERNIT COLOMBIANA S.A. y concedió el registro del signo solicitado “PERDURIT” (mixto) en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Posteriormente, ETERNIT COLOMBIANA S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución Nº 25075, el cual fue resuelto en el sentido de confirmarla.

   El 31 de enero de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resuelve la apelación mediante Resolución Nº 03447, de 31 de enero de 2002, revocando las decisiones anteriores, declarando fundada la observación y denegando el registro del signo solicitado “PERDURIT” (mixto) en la Clase 17 de la Clasificación Internacional.

3. Escrito de la Demanda.

   La sociedad demandante COLOMBIT S.A. manifiesta ser titular de la marca registrada “PERDURIT” en la Clase 19 de la Clasificación Internacional. Asimismo, manifiesta que no es posible que al final de todo el itinerario del proceso de registro del signo “PERDURIT” (mixto) en la Clase 17 de la Clasificación Internacional, la Administración considere que la denominación “PERDURIT” tiene similitudes de orden conceptual con la denominación “ETERNIT” sin considerar que esta situación ya se encontraba previamente definida, además, de que estas marcas ya coexisten en el mercado de manera pacífica, por lo que, no es oportuna la objeción a la solicitud de registro.

   En tal sentido, la demandante estima que la actuación administrativa contenida en la Resolución Nº 03447, de 31 de enero de 2002, es ilegal y ampliamente contradictoria.

   Añade que, entre las consideraciones de la Superintendencia, a fin de conceder a COLOMBIT S.A. el registro del signo “PERDURIT” (mixto) en la Clase 17 de la Clasificación Internacional, se encuentran que, entre el signo solicitado “PERDURIT” (mixto) y cada una de las marcas registradas en que se basa la observación -LIVIANIT, TEJALIT, FIBROLIT, DECORIT, ONDULIT y ETERNIT, no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error, por consiguiente, estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor.

   De la simple lectura de ambas expresiones -“PERDURIT” y “ETERNIT”-, un diccionario jurídico despeja toda identidad, ya que perdurar significa “durar mucho” y la palabra eterno significa “sin principio ni final” y, en referencia específica a Dios, en grado menor con principio pero sin fin.

   En relación con la norma vulnerada, la Superintendencia consideró con anterioridad que (…) “no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error, más aún si se tiene en cuenta que la expresión “IT” es usada por muchas de las marcas ya registradas, por consiguiente, esas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público, en consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en ninguna otra de las establecidas en las normas vigentes”.

4. Contestación a la Demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio argumenta que una marca tiene la finalidad de identificar productos y diferenciarlos en el mercado; anota que, para determinar la confundibilidad entre los signos confrontados se debe hacer una comparación entre ellos desde el punto de vista auditivo, fonético y ortográfico o visual, así como, en el concepto ideológico para establecer si los signos pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión en el público consumidor.

   Asimismo, afirma que al comparar los signos confrontados “PERDURIT” (mixto) y “ETERNIT” existe una posibilidad de confusión en cualquier aspecto, por lo que los signos no podrán coexistir en el mercado de manera pacífica, además que, la confusión ideológica conlleva al consumidor a relacionar el signo con el significado o contenido real del mismo, ya que estos signos evocan las mismas o similares ideas, tales como: duración larga, prolongada, eterna o perdurable.

   En el presente caso, las expresiones que evocan los signos confrontados, “perdurable” y “eterno”, por ser sinónimas entre sí, traen el mismo recuerdo y la misma idea al consumidor final, además que, el signo solicitado “PERDURIT” (mixto) carece de fuerza distintiva.

   Es así que, en el presente caso no se vulneró ninguna normativa vigente al denegar el registro del signo solicitado.

5. Argumentos del Tercer Interesado.

   ETERNIT COLOMBIANA S.A., en calidad de tercer interesado, contesta la demanda aduciendo que al denegar el registro del signo solicitado “PERDURIT” (mixto) en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, la Superintendencia de Industria y Comercio cumplió con la normativa vigente, ya que verificó las similitudes entre el signo solicitado y las marcas registradas, aplicando apropiadamente los principios marcarios, verificando el cumplimiento de los requisitos por parte del signo y, al encontrar que no cumplía con ellos, cumplió con su deber de denegar el registro solicitado.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman...