PROCESO 069-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 069-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión.

Actor: LABORATORIOS BIOSANO S.A.

Marca: “BIOCINE”.

Expediente Interno N° 5062-98 MP.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los dos (2) días del mes de julio del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Patricio Secaira Durango.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 28 de mayo de 2008.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: LABORATORIOS BIOSANO S.A.

   La parte demandada la constituyen: el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

   El tercero interesado es: BIOCINE S.P.A.

2. Acto demandado

   La sociedad LABORATORIOS BIOSANO S.A. impugnó la siguiente Resolución Administrativa: N° 0961423 de 29 de octubre de 1997, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) de la República del Ecuador y notificada el 10 de noviembre de 1997, a través de la cual se rechaza la observación presentada por LABORATORIOS BIOSANO S.A. y concede el registro del signo “BIOCINE”, para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

1. El 4 de septiembre de 1995, la sociedad BIOCINE S.P.A. solicitó el registro del signo “BIOCINE”, para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El 7 de mayo de 1997, LABORATORIOS BIOSANO S.A. presentó observaciones en contra de la solicitud de registro del signo “BIOCINE”. Se fundamentó, principalmente, en que es propietaria de la marca “BIOSANO” para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional.

3. El 29 de octubre de 1997, el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) expidió la resolución No. 0961423, por la cual se rechaza la observación presentada por LABORATORIOS BIOSANO S.A. y concede el registro del signo “BIOCINE”, para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad LABORATORIOS BIOSANO S.A. a través de mandatario, presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - Afirma “mi mandante es propietaria en el Ecuador de la marca BIOSANO (…) registrada en la clase 5”.

      - Señala que “existe semejanza legal con la marca solicitada BIOCINE, en los aspectos visual, auditivo y fonético, capaces de inducir a error o confusión al público consumidor teniendo principalmente en cuenta que ambas protegen los mismos artículos de la clase 5”.

      c) Contestaciones a la demanda

      El Director Nacional de Propiedad Intelectual no dio contestación a la demanda.

      El Procurador General del Estado da contestación a la demanda a través del Director Nacional de Patrocinio del Estado y Delegado, y manifiesta que corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada. “Con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso, (…), señalo casillero judicial (…)”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad BIOCINE S.P.A., considerada como tercero interesado en esta causa,

      contesta a la demanda y manifiesta, principalmente:

      - Que ”La marca BIOCINE cumple con el presupuesto que señala la capacidad de distinción que esta (sic) debe tener en el mercado”.

      - Señala que “el elemento diferenciador entre las denominaciones en conflicto es tal, que el consumidor no podría confundirse, ya que entre las marcas existe individualización, diferencia fonética, gráfica y auditiva; descartando, de esta manera, el temor de la parte accionante respecto del riesgo a ser inducido a error o confusión, por la coexistencia de las dos marcas”.

      - Afirma “Dicho elemento diferenciador de las marcas se encuentra en las partículas que acompañan a BIO, elemento de uso común, que no puede ser monopolizado por persona alguna y que las hacen suficientemente distintivas”.

      - Observa que “La marca BIOCINE, es una marca que goza de notoriedad, fama y renombre internacional, pues mi mandante tiene registros en varios países alrededor del mundo, siendo proveedora internacional de la Organización Mundial de la Salud, la OPS y para muchos gobiernos como el Ecuatoriano, especialmente de vacunas. La notoriedad y renombre de la que goza la marca BIOCINE elimina toda posibilidad de que el público consumidor pueda confundir el origen empresarial de la marca BIOSANO de Laboratorios Biosano S.A. de Chile, con la de la marca BIOCINE de BIOCINE S.p.A.”.

      - Finalmente, alega coexistencia pacífica entre las marcas BIOCINE y BIOSANO pues mi mandante ha vendido en el mercado ecuatoriano y al banco de vacunas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador entre octubre de 1995 y 1996 mas (sic) de dos millones de dosis”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de mayo de 2008.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas

   La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “BIOCINE” fue presentada el 4 de septiembre de 1995, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, los artículos 83 literales d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Asimismo, se estima que no procede la interpretación del literal h) del artículo 82 ni el artículo 95 de la Decisión 344 solicitados por la Instancia Nacional Consultante, por no ser pertinentes al presente caso.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 344

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 83

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (...)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   (…)

   Artículo 84

   a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

   b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

   c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

   d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

   (…)

   3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO

   El Tribunal procede a realizar la interpretación...