PROCESO 76-IP-2008

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 76-IP-2008

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 678-2008. Actor: SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. Patente: “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE TIAZOLIDINDIONA Y SULFONILUREA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los nueve días del mes de julio del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 2 de julio de 2008.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes.

    Demandante: Sociedad SMITHKLINE BEECHAM P.L.C.

    Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI.

    PROCURADOR ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, REPÚBLICA DE PERÚ.

  3. DATOS RELEVANTES.

    1. Hechos.

      1. La sociedad SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. solicitó el 18 de junio de 1998, ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, el otorgamiento de la patente de invención titulada “COMPOSICIÓN FARMACEÚTICA DE TIAZOLIDINDIONA Y SULFONILUREA”. A esta solicitud le correspondió el expediente administrativo N° 532-1998/OIN.

      2. La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución Nº 1509-2002/OIN-INDECOPI del 13 de diciembre de 2002, decidió negar la patente de invención solicitada.

      3. La sociedad SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. interpuso recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo.

      4. La Oficina de Invención y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante Resolución Nº 1385-2003/OIN-INDECOPI de 25 de noviembre de 2003, declaró infundado el recurso de reconsideración.

      5. La sociedad SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      6. El Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución Nº 0625-2004/TPI-INDECOPI de 8 de julio de 2004, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      7. La sociedad SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

      8. La Segunda Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución Nº 11 de 6 de octubre de 2006, resolvió declarar infundada la demanda interpuesta.

      9. La sociedad SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia.

      10. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú, mediante sentencia AP. Nº 1353-2007, de 15 de enero de 2008, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la providencia impugnada.

      11. La sociedad SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. interpuso recurso de casación contra la anterior providencia.

        B. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

        La actora manifiesta que se violó el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones:

      12. El objeto de la patente solicitada sí tiene nivel inventivo, ya que la composición presentada no es obvia para una persona versada en la materia. Del documento D2 que se refiere a la patente 0749751, se desprenden múltiples posibilidades y, por lo tanto, una persona imparcial que lea el documento para preparar una combinación antidiabética se encontrará con un abrumador rango de opciones en sólo las primeras páginas.

      13. Para llegar a la combinación objeto de la patente de invención, la persona versada en la materia debe seleccionar el compuesto (I) de las cantidades de opciones posibles mencionadas en el documento D2; además debe seleccionar un rango específico de 2 a 12 mg. de este compuesto. El documento D2 no provee ningún tipo de instrucción al respecto.

        C. La contestación de la demanda.

        El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI contestó la demanda con el siguiente argumento:

        Las reivindicaciones 1 a 10 de la solicitud de patente no gozan de nivel inventivo. Dichas reivindicaciones se derivan fácilmente del estado de la técnica. Una persona versada en la materia, de conformidad con la información y elementos preexistentes en el estado de la técnica, puede obtener fácilmente dichas reivindicaciones.

    2. Resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.

      (…) de acuerdo al estado de la técnica descrito, el problema que pretende resolverse consiste en proveer una nueva combinación que sea útil en el control de la glucemia, para el tratamiento de la diabetes mellitus, de manera que amplíen el estado de la técnica; solución propuesta por la actora en proveer una combinación que comprende de 2 a 12 mg. del compuesto 1 o una forma farmacéutica aceptable del mismo y sulfonilurea, sustentado en la – data clínica acompañada como anexo, determinándose que ajustar la dosis de administración es parte de las actividades y funciones del médico tratante de acuerdo a las necesidades del paciente, con la finalidad de curar, prevenir o aliviar los síntomas de una enfermedad, careciendo en consecuencia las reivindicaciones 1 a 10, de actividad inventiva (…)

      .

      iV. Competencia del Tribunal.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

  4. Normas a ser interpretadas.

    La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    No obstante lo anterior, se interpretarán, de oficio, los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó la patente de invención “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE TIAZOLIDINDIONA Y SULFONILUREA”.

    Asimismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    A continuación se inserta el texto de las normas interpretadas:

    Decisión 344

    (…)

Artículo 1

Los Países Miembros otorgarán patentes para las invensiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial

.

Artículo 2

Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique

.

(…)

Artículo 4

Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica

.

Artículo 5

Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios

.

(…)

DECISIÓN 486

(…)

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria...

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