PROCESO 042-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 042-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), b) y e) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Marca: coverCAMP. Actor: sociedad THE TIMBERLAND COMPANY. Proceso interno Nº 10311-MP.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de abril del año dos mil ocho.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente doctor Iván Salcedo Coronel, relativa a los artículos 134, 135 literales a), b) y e), 136 literales a) y h), 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 10311-MP;

El auto de 3 de abril de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos establecidos en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad THE TIMBERLAND COMPANY.

Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial.

Tercero interesado: sociedad FÁBRICA DE EQUIPOS MÚLTIPLES S.A. FADEMSA.

b) Hechos relevantes

El 4 de octubre de 2001, la sociedad FÁBRICA DE EQUIPOS MÚLTIPLES S.A. FADEMSA, solicitó el registro del signo coverCAMP para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza específicamente “Bolsas de dormir, bolsos deportivos; mochilas; maletas; tulas”. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 441 a la que, la sociedad THE TIMBERLAND COMPANY, el 11 de enero del 2002 presentó oposición sobre la base de su marca TREE DESING registrada para distinguir productos de la Clase 25.

Mediante Resolución Nº 980821, de 5 de diciembre del 2002, el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) resolvió rechazar la oposición planteada por THE TIMBERLAND COMPANY y conceder el registro del signo solicitado, coverCAMP. Contra dicha Resolución la sociedad THE TIMBERLAND COMPANY interpuso Recurso de Reposición, el cual fue resuelto por Resolución Nº 981240, de 20 de febrero del 2003, por la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) resolvió ratificar el contenido de la Resolución Nº 980821, de 5 de diciembre del 2002.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora manifiesta que “Siguiendo las reglas del cotejo marcario, claramente se puede determinar que entre las marcas en controversia en cuanto a sus diseños se regiere (sic) existe extema (sic) semejanza”. Argumenta que “Con claridad meridiana se puede establecer que ‘coverCAMP’, esto es ‘COBERTURA DE CAMPAMENTO’ son términos absolutamente descriptivos de los productos que protegen, esto es ‘bolsas de dormir; bolsas deportivas; mochilas; maletas; tulas’ todos los cuales son accesorios relativos a campamentos o tiendas de campaña”.

Sostiene que la solicitud ahora analizada, “constituye una duplicación de la solicitud (…) de la marca coverCAMP, anteriormente presentada (…) por la misma FABRICA (sic) DE EQUIPOS MULTIPLES (sic) S.A.FADEMSA” por lo que se debió “haber negado esta solicitud de registro, por existir LITIS PENDENCIA”. Al respecto, la actora continúa diciendo que “En este punto debo señalar que en cuanto a la solicitud de registro Nº 115494-2001 presentada por FABRICA DE EQUIPOS MULTIPLES S.A. FADEMSA para la misma marca y misma clase que la solicitud de registro Nº 117966, el Director Nacional de Propiedad Industrial, dictó Resolución Nº 981636 de fecha 28 de abril del 2003, en la cual en lo principal acepta la oposición planteada por THE TIMBERLAND COMPANY y rechaza el rgistro (sic) de la denominación coverCAMP, solicitada por FABRICA DE EQUIPOS MULTIPLES S.A. FADEMSA. Es indiscutible, lógica y jurídicamente, que siendo un caso idéntico, debió haberse mantenido ‘unanimidad de criterio’, pues es inaceptable que para un (sic) misma caso, el Director de Propiedad Industrial, tenga dos criterios diametralmente distintos, es más, al haber ‘DUPLICIDAD DE TRAMITES’ y por tanto ‘LITIS PENDENCIA’ el Director Nacional de Propiedad Industrial, debió sustanciar el trámite que primero se presentó, esto es la solicitud Nº 115494-2001 y abstenerse de conocer el trámite Nº 117966-2001 o en su caso disponer la ACUMULACIÓN DE AUTOS, pero de ninguna manera sustanciar las causas por separado y peor aún dictar Resoluciones diferentes”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Director de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado, manifiesta que acude “Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso (…)”.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda diciendo: “a.- Negativa pura, simple y llanamente (sic) los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda (…). b.- Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia. c.- Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora. d.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda diciendo: “a.- NIEGO, PURA, SIMPLE Y LLANAMENTE los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada. b.- IMPUGNO desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. c.- LEGALIDAD Y TOTAL VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, por provenir de autoridad legal competente y estar ajustada a derecho”.

Manifiesta que “Al apreciar la semejanza de marcas denominativas frente a marcas gráficas o mixtas, hay que tener presente que en este tipo de marcas, prevalece el elemento denominativo sobre el elemento gráfico. Por lo tanto al tratarse de marcas con elemento gráfico y denominativo se hace preciso concretar cual de ellos predomina sobre el otro y en atención al primer plano en que aparece la denominación solicitada COVERCAMP vemos que lo denominativo es lo característico y distintivo de la marca solicitada, de tal suerte que la mayoría de los compradores podrán distinguir si se trata de la misma marca o de dos distintas, la impresión general que la marca suscita en el consumidor es el nombre, por lo que el público solicitará los producto (sic) de la marca COVERCAMP además cada uno de los diseños de las marcas en controversia tienen rasgos característicos que las diferencian entre sí, por lo que la denominación solicitada para registro, constituye un signo suficiente distintivo (…). La marca solicitada tiene caracteres de especialidad, novedad y distintividad que le hacen registrable, conforme las prescripciones de la norma comunitaria y la legislación nacional”.

La sociedad FÁBRICA DE EQUIPOS MÚLTIPLES S.A. FADEMSA, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda y dice: “NIEGO QUE LA MARCA ‘coverCamp’ carezca de DITINTIVIDAD (sic)”. Argumenta que ”La marca ‘coverCamp’ NO TIENE NINGÚN SIGNIFICADO EN ESPAÑOL, NO EXISTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, Y POR LO TANTO NO PUEDE SER CALIFICADA COMO SUSTANTIVO, y peor aún como referencia indicativa de los productos que abarca, como erróneamente pretende el demandante. La denominación solicitada configura una expresión caprichosa y de fantasía, capaz de individualizar y diferenciar los productos que protege, en cumplimiento de las exigencias de registrabilidad previstas en la normativa nacional y comunitaria”.

Sostiene que el signo coverCamp “no se REFIERE A LA FORMA COMÚN, NI ES EL NOMBRE NI LA DESCRIPCIÓN DE NINGÚN PRODUCTO EXISTENTE, por lo que florecen ilógicas las aseveraciones del demandante con respecto a los eventuales riesgos de diferenciación del consumidor en relación al origen empresarial, pues insisto, la denominación solicitada no se encuadra con el nombre ni las características de ningún producto, ni tampoco es un término genérico, descriptivo o de uso común, siendo su inscripción y ulterior uso exclusivo incapaz de perjudicar a los competidores”.

Dice que “El gráfico de la solicitud de la denominación “coverCamp”, difiere sustancialmente del gráfico de la marca registrada “TREE DESIGN”, cada gráfico está compuesto por signos peculiares y características diferentes, varían además en color, forma, tamaño e inscripciones” y que “La presencia de una notoria disparidad en las respectivas esferas de aplicación de los productos protegidos por una y otra marca, que se desarrollan en ramas separadas y distintas de la actividad comercial, ABSOLUTAMENTE INCONEXAS, configura, de manera incontestable, campos de acción radicalmente diferentes, evitando consecuentemente la presencia de una eventual confusión”.

Finalmente advierte que “Por los elementos caracterizantes de cada una, que determinan que NO SE ADVIERTAN SEMEJANZAS NI ORTOGRÁFICAS NI FONÉTICAS NI GRÁFICAS, CON EL DECISIVO ADITAMENTO QUE PROTEGEN DISTINTOS PRODUCTOS”.

CONSIDERANDO:

Que las normas contenidas en los artículos 134, 135 literales a), b), y e) y 136 literales a) y h), 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico...