PROCESO 027-IP-2008

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 027-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 73 literal b), 102 y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, el primer párrafo del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente interno N° 2087-2007. Actor: VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. Nombre comercial: EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de marzo de 2008.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

A. Las partes:

Demandante: VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A.

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.

Tercero interesado: Sociedad EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A.

B. datos RELEVANTES.

  1. Los hechos.

    Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes:

    1. La sociedad EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. tiene registrado en Perú, bajo el número de Certificado N° 307, el nombre comercial denominativo EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud de registro fue presentada el 4 de agosto de 1993.

    2. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A., el 23 de agosto de 1994 solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, la nulidad del certificado 307 correspondiente al depósito del nombre comercial denominativo EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A.

    3. Mediante Resolución N° 12422-95/INDECOPI/OSD, de 20 de septiembre de 1995, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la acción de nulidad interpuesta.

    4. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A., interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

    5. Mediante Resolución N° 16706-95-INDECOPI/OSD, de 22 de diciembre de 1995, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió el recurso de reposición, declarándolo infundado.

    6. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A., el 24 de enero de 1996 interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

    7. Mediante Resolución No. 1146-2000/TPI-INDECOPI, de 10 de octubre de 2000, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la resolución impugnada.

    8. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A., ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú, presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

    9. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 21 de marzo de 2007 declaró infundada la demanda interpuesta.

    10. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia.

  2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

    La sociedad actora, como fundamento de su demanda, formuló los siguientes planteamientos:

    1. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. es titular del nombre comercial MINERVA, ya que lo ha venido usando desde antes de 1951. Además, se encuentra probado tal uso desde el momento de la constitución de la empresa, es decir, desde el 25 de abril de 1951.

    2. El derecho sobre el nombre comercial proviene desde la constitución de la sociedad colectiva J.C. MARIÁTEGUI Y COMPAÑÍA IMPRENTA Y EDITORIAL MINERVA, por lo siguiente:

      Dicha sociedad se constituyó por medio de escritura pública suscrita por José Carlos Mariátegui La Chira y Julio Cesar Mariátegui La Chira. Al momento del fallecimiento de José Carlos Mariátegui La Chira, 16 de abril de 1930, se les trasfirió el derecho sobre la sociedad colectiva a sus herederos. Por lo anterior, dichos herederos al disolverse dicha sociedad también quedaron con el derecho sobre el nombre comercial MINERVA.

      Se debe tener en cuenta que la sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. se constituyó con base en la aportación y transferencia del derecho de los herederos de José Carlos Mariátegui La Chira

    3. La Resolución impugnada al determinar el mejor derecho sobre el nombre comercial MINERVA, no le da valor probatorio a la escritura de constitución de 25 de abril de 1951, estableciendo como fecha inicial de uso 1967.

    4. La sociedad EDITORIAL IMPRENTA MINERVA S.A. actuó de mala fe, ya que conociendo que la sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. se encontraban usando el nombre comercial MINERVA, solicitó el depósito del nombre comercial denominativo MINERVA. Con lo anterior, dicha actuación tiene como finalidad sacar a la sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. del mercado.

  3. La contestación a la demanda.

    1. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi, de la República de Perú.

      El Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

      • Si bien es cierto que el origen de la denominación MINERVA se remonta a la creación de la sociedad J.C. MARIÁTEGUI Y COMPAÑÍA IMPRENTA Y EDITORIAL MINERVA, no lo es el hecho de que hasta la fecha los derechos sobre dicha denominación tengan como titular la demandante. Lo anterior por lo siguiente:

      El 16 de abril de 1930 falleció José Carlos Mariátegui (padre de los accionistas de la empresa demandante), lo que trajo como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad; lo anterior consta en la escritura pública de 4 de junio de 1937.

      Al liquidarse la sociedad se adoptaron distintos acuerdos entre las partes involucradas, es decir, entre el socio sobreviviente y los herederos de su hermano José Carlos Mariátegui La Chira. Uno de dichos acuerdos fue la cesión que realizó Julio César Mariátegui de la denominación MINERVA a favor de los herederos de su hermano, con el objetivo de que utilizaran dicho nombre comercial en un negocio de imprenta y librería ubicado en el distrito de Barranco. Se estipuló claramente en dicho acuerdo que el uso de dicho nombre se circunscribía exclusivamente a dicho distrito, conservando Julio César Mariátegui La Chira la titularidad sobre el mencionado nombre a efectos de usarlo en el resto del territorio nacional.

      Lo anterior se refuerza con el hecho de que se pactó que no podía abrir sucursales fuera de dicho distrito utilizando el mencionado nombre.

      • La resolución impugnada sí se pronunció sobre la titularidad del nombre comercial MINERVA, estableció expresamente que la sociedad Editorial e Imprenta Minerva S.A. probó haber utilizado continua y efectivamente dicho nombre con anterioridad a la demandante, teniendo por ello un mejor derecho para solicitar el registro como marca.

      • El uso del nombre comercial MINERVA por parte de la demandante sólo se pudo determinar a partir del mes de enero de 1967. El sólo hecho de que en la escritura pública de constitución de una persona jurídica aparezca el nombre comercial no prueba, de manera real y efectiva, el uso de dicho nombre en el mercado. Por lo tanto, era necesario el complemento con otros medios de prueba.

      • El hecho de que la denominación MINERVA se encuentre inscrita en el Registro Mercantil de los Registros Públicos de Lima, no le brinda ninguna protección a dicho signo distintivo, ya que el derecho sobre éste se adquiere con su uso. El registro mercantil tiene como finalidad constituir y dar publicidad a las personas jurídicas como sujetos de derechos y obligaciones.

    2. Por parte del tercero interesado.

      La sociedad EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A., contestó la demanda con los siguientes argumentos:

      (…)

      7. La Resolución 1146 del Tribunal del Indecopi, se pronuncia sobre la confirmación de la Resolución 16706-95-INDECOPI/OSD de fecha 2 de diciembre de 1995, sobre la nulidad del Certificado No. 307 respecto al registro del nombre comercial Editorial e Imprenta Minerva S.A., registrado a nuestro favor, con respecto a las clase 16 de la Nomenclatura Oficial de Indecopi. Pedimos a su Despacho tener presente el punto 11.4 ampliación del Caso Concreto, que a la letra dice:

      La accionante señala que la emplazada ha actuado con mala fe al solicitar el registro del nombre comercial objeto de la acción de nulidad ya que pretende usurpar y aprovecharse ilícitamente de su nombre comercial.

      Del análisis de los documentos presentados, la Sala advierte que estos no acreditan que la emplazada al solicitar el registro del nombre comercial Editorial e Imprenta Minerva S.A., haya vulnerado el principio de la buena fe, por cuanto, conforme se indicó en el...

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