Proceso 029-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Proceso 029-IP-2008

Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literales a), b) y h), 190 y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 191, 224 y 226 de la misma norma, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, en el Proceso Interno N° 2003-00100. Actor: TRANSPACK LTDA. Marca: “TRANSPACK”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 24 días del mes de abril del año dos mil ocho.

VISTOS:

El Oficio Nº 0009, de 14 de enero de 2007, recibido por este Tribunal el 17 de enero de 2008, emitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, a través del cual se solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2003–00100-01.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 27 de marzo de 2008.

1. Las partes.

   La parte actora es: TRANSPACK LTDA.

   Demandado: La Nación colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   Tercero Interesado: INTERNEXA S.A. E.S.P.

2. Determinación de los hechos relevantes

1. Hechos.

   El 10 de abril de 2001, INTERNEXA S.A. E.S.P. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, el registro del signo “TRANSPACK” (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza.

   La demandante TRANSPACK LTDA. se opone al registro del signo solicitado ya que es titular de la marca TRANSPACK (mixta) en la Clase 39 de la Clasificación mencionada, así como, del nombre comercial TRANSPACK LTDA.

   Por Resolución Nº 35794, de 30 de octubre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la demandante TRANSPACK LTDA. y concedió a INTERNEXA S.A. E.S.P. el registro del signo solicitado TRANSPACK para distinguir productos de la Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Mediante Resoluciones Nº 1460 y Nº 28440, de 28 de enero y 30 de agosto de 2002, respectivamente, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Delegado para la Propiedad Industrial confirmaron la resolución impugnada.

2. Fundamentos de la Demanda.

   La demandante TRANSPACK LTDA. señala que existe una clara vulneración de los artículos 2, 6 y 61 de la Constitución Política de la República de Colombia; de los artículos 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y del artículo 56 del Decreto Nº 1190, de 1978.

   La demandante agrega que la Superintendencia pasó por alto que el registro de la marca le otorga a su titular el derecho a su uso exclusivo respecto de los servicios que distingue. Se concede el registro del signo solicitado sin tener en cuenta que no es distintivo, puesto que afecta indebidamente los derechos de un tercero.

   Asimismo, señala que no puede considerarse distintivo un signo que reproduce un signo utilizado por otra empresa, ya que el público consumidor no sabrá de qué empresa se trata y asociará la procedencia del signo solicitado TRANSPACK con la empresa demandante TRANSPACK LTDA.

   El uso de la marca registrada causa confusión en el público consumidor, toda vez que el signo utilizado por INTERNEXA S.A. E.S.P. (TRANSPACK) es igual o similar al de TRANSPACK LTDA., a pesar que los productos y servicios ofrecidos por una y por otra, no pertenezcan a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

   No puede permitirse el aprovechamiento de INTERNEXA S.A. E.S.P. de la acreditación de la marca TRANSPACK, que la empresa demandante TRANSPACK LTDA. ha logrado con esfuerzo durante 33 años de prestar servicios en el mercado.

   Se trata de un signo notoriamente reconocido en el mercado cuyo ámbito de protección es aún mayor, según lo determinan los artículos 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. Contestación a la Demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda, alegando la legalidad de los actos administrativos impugnados. Asimismo, solicita denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico por el hecho que, si bien los signos sub materia son idénticos, la cobertura de productos y servicios del signo solicitado, de la marca registrada y del nombre comercial es diferente y no puede predicarse relación alguna entre los mismos, al ser actividades completamente independientes una de otra.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno.

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literales a), b) y h), 190 y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de Oficio, de los artículos 191, 224 y 226 de la misma norma; no así de los artículos, 135, 154, 166 y 234 de dicha norma, por no ser pertinentes.

   El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 486.

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   c) los sonidos y los olores;

   d) las letras y los números;

   e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

   f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

   g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

   (…)

   Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

   Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

   Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

   Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

   (…)

   Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

   Artículo 225.- Un signo distintivo...