Proceso 023-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Proceso 023-IP-2008

Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de Oficio, de los artículos 134 y 150 del mismo cuerpo legal, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, en el Proceso Interno N° 2004-00015 01. Actor: LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V. Marca: VISOPH (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil ocho.

VISTOS:

El Oficio Nº 1634, de 05 de septiembre de 2007, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, remitió la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2004-00015 01.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de febrero de 2008.

1. LAS PARTES.

   Demandante: LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.

   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

2. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS RELEVANTES

1. Hechos.

   El 08 de diciembre de 2003, la sociedad demandante LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V., presentó solicitud de registro del signo “VISOPH” (denominativo) para distinguir “medicinas y preparaciones farmacéuticas incluyendo aquellas de uso oftálmico” de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, dicha solicitud se tramitó bajo el expediente administrativo Nº 02.69922.

   La publicación del extracto de la marca “VISOPH” se realizó en la Gaceta para la Propiedad Industrial Nº 521, de 30 de octubre de 2002. Luego de dicha publicación, no se presentaron oposiciones al registro del signo solicitado.

   Mediante Resolución Nº 8731, de 31 de marzo de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, denegó de oficio el registro del signo VISOPH en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

   LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V. interpuso recurso de reposición resuelto mediante Resolución Nº 21008, de 29 de julio de 2003, en el sentido de confirmar la decisión contenida en el acto administrativo identificado con el Nº 8731 y, en subsidio, la sociedad demandante interpuso recurso de apelación, desatado a través de la Resolución Nº 23132, de 25 de agosto de 2003, que confirmó la Resolución Nº 8731.

   2.2. Fundamentos de la Demanda.

   La actora por medio de su apoderado, adujo que la administración transgredió el mandato contenido en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al incurrir en errores de hecho y de derecho, y al fundar su decisión en apreciaciones inexactas, desconociendo parámetros jurisprudenciales y doctrinarios que debieron analizarse al estudiar la confundibilidad de las marcas destinadas a la identificación de productos del sector farmacéutico.

   Afirmó en torno al tema de criterios de confundibilidad de marcas que: “cuando se trata de marcas farmacéuticas hay que tomar en cuenta que existen otras consideraciones diferentes en lo que se refiere al registro de una marca, ya que en el campo de la química, de la farmacia y de la biología suele presentarse la conveniencia de usar marcas constituidas por denominaciones evocativas, que resultan del empleo de radicales sacados de palabras de uso común para el sector farmacéutico; de prefijos y sufijos; para formar con ellos nombres originales por medio de procesos lingüísticos de yuxtaposición y aglutinación”.

   Como una de las conclusiones de la demanda se señala que las marcas en conflicto VISOPH - VIZO cuentan con un vocablo de uso común cuya raíz es “VIS” o “VIZ”, lo que indica que dicho elemento no debe ser el predominante al establecer si se presenta o no confusión entre ambas, sino todas aquellas restantes que las conforman, que para la marca solicitada sería la partícula adicional “OPH”, la cual le otorga al signo solicitado la distintividad suficiente, a fin de acceder a registro.

   El signo solicitado VISOPH identifica productos farmacéuticos dirigidos al cuidado de los ojos, mercado en el cual es de uso común y generalizado el prefijo VIS-, como raíz para la conformación de marcas de productos del sector oftalmológico, en razón a que dicha raíz evoca el concepto de VISIÓN. Al vocablo VIS- le sigue la expresión “SOPH”, elemento inicial del nombre comercial de la solicitante LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V.

   2.3. Contestación a la Demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su defensa, contesta la demanda manifestando que el trámite administrativo se llevó a cabo pertinentemente ajustando su actuación a la legalidad, aplicando la normativa legal establecida en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Señala que, el signo solicitado VISOPH carece de fuerza distintiva, tal es así que entre las marcas sub materia existen similitudes en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético que se originan en la similitud ortográfica de las expresiones VISOPH y VIZO, pues cuentan con las mismas vocales en la sílaba inicial, en las letras “S” y “Z” en cada uno de los casos, unida la terminación “PH”, no logran desvirtuar esas semejanzas, y ni siquiera la sustitución de la letra “S” por la “Z” permiten que la marca de la demandante cumpla con la función diferenciadora; en cuanto al concepto de confundibilidad, expresó que se trata básicamente de la “acción de confundir hasta el punto de tomar una cosa por otra”.

   Refiriéndose a la relación de productos expuso que no podrían coexistir pacíficamente en el mercado y además que inducirían a error a los compradores de los mismos, generando perjuicio y confusión al producir con la semejanza existente, la idea de que se trata de un mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que es una nueva gama de productos de determinada empresa, lo cual no es cierto.

4. Alegatos.

   El apoderado de la demandante LABORATORIOS SOPHIA S.A. DE C.V., presenta como alegato lo expuesto en la demanda y, adicionalmente, manifiesta que debe tenerse en cuenta que la denegatoria de la marca VISOPH fue de oficio por parte de la Administración, dado que no se presentó objeción alguna en el momento de la solicitud del registro; y por lo tanto, las estimaciones realizadas por la oficina nacional competente fueron equivocadas.

   LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO Y CIA. S. C. A. titular de la marca registrada VIZO no se presentó al proceso como tercero interesado, el desinterés del titular de la marca VIZO registrada en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, se evidencia al no renovar el registro de la marca, el cual se encontraba vigente hasta el 31 de mayo de 2004, de manera que no existe obstáculo alguno que impida el registro del signo solicitado.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno.

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 y 150 del mismo cuerpo legal.

   El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 486.

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca...