PROCESO 06-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 06-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literales b) y d), 151 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 190 y 191 de la misma Decisión. Signo: MEGACAUCHO. Actor: sociedad MEGA CAUCHO SOCIEDAD ANÓNIMA. Proceso interno Nº 253-2006.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil ocho.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidente doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, relativa a los artículos 136 literales a), b) y d), 151 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 253-2006;

El auto de 19 de febrero de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad MEGA CAUCHO SOCIEDAD ANÓNIMA. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Tercero interesado: sociedad MEGACAUCHO Y DERIVADOS S.A.C.

b) Hechos

El 23 de enero de 2001, la sociedad MEGACAUCHO Y DERIVADOS S.A.C. solicitó, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro como marca del signo denominativo MEGACAUCHO escrita en letras características, para distinguir productos de la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza. El 4 de abril de 2001, la sociedad MEGA CAUCHO S.A. presentó oposición al registro del signo solicitado sobre la base de su nombre comercial MEGA CAUCHO S.A.

Por Resolución Nº 6948-2001/OSD-INDECOPI, de 27 de junio de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI decidió “Declarar INFUNDADA la oposición formulada por MEGACAUCHO S.A. (sic) (…) y en consecuencia INSCRIBIR (…) a favor de MEGACAUCHO Y DERIVADOS S.A.C., de Perú, la marca de producto constituida por la denominación MEGACAUCHO escrita en letras características (…)”.

Contra dicha Resolución, la sociedad MEGA CAUCHO S.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI, que por Resolución Nº 1518-2001/TPI-INDECOPI, de 31 de octubre de 2001, confirmó la Resolución impugnada y, en consecuencia, otorgó el registro del signo solicitado.

La sociedad MEGA CAUCHO S.A. presentó demanda contencioso administrativa ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú, la que por Resolución de 6 de octubre de 2001, declaró “FUNDADA la demanda interpuesta (…) y en consecuencia, NULA la Resolución (…)”. Contra dicha Resolución, el INDECOPI, interpuso recurso de apelación, el cual es conocido por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que consideró que “resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación de los artículos 136, incisos a) b) y d); 151 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) así como la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis (…) razones por las cuales SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda contencioso administrativa presentada por MEGA CAUCHO S.A.

La demandante sostiene que desde su constitución usó el nombre comercial MEGACAUCHO que “la identifica en el mercado nacional de comercialización de llantas y productos derivados del caucho”. Manifiesta que la Resolución impugnada “considera erradamente que no existe similitud o conexión competitiva entre los productos para los cuales se solicitó el registro de marca y los productos protegidos por nuestro nombre comercial (…) consecuencia de este error es que Indecopi consideró que no existe riesgo de confusión en el consumidor” y afirma que “sí existe conexión competitiva entre los productos (…)” ya que “hay productos de la clase 17 que perfectamente pueden ser asociados con los neumáticos y cámaras de la clase 12 (…)”. Dice que “el uso de la misma marca por ambas empresas genera riesgo de confusión o asociación, lo cual hace aplicable el inciso b del artículo 136 de la Decisión 486 (…)”.

La demandante, también argumenta que “la resolución impugnada comete el error de considerar que no está probado que Megacaucho y Derivados S.A.C. actuó con mala fe al solicitar el registro de la marca” y que “la intención desleal sí se ha acreditado con los medios probatorios (…) ha quedado demostrado que Megacaucho y Derivados S.A.C. tenía perfecto conocimiento de la preexistencia de nuestra empresa y del uso que veníamos haciendo de la palabra Megacaucho como nombre comercial”.

Finalmente, sostiene que la Resolución impugnada le ha ocasionado un agravio “consistente en permitir que un tercero use nuestro nombre comercial como marca para distinguir productos similares y complementarios a aquellos que nuestra empresa comercializa, originando en los consumidores un riesgo de confusión respecto a la procedencia empresarial de los productos y una asociación indebida entre las empresas que los comercializan. Esto atenta con nuestro derecho de exclusiva sobre el nombre comercial ‘Megacaucho’”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del INDECOPI

Respecto a la exclusividad del uso del nombre comercial al que se refiere la demandante, el INDECOPI, sostiene que “la marca como el nombre comercial tienen naturaleza y finalidad distintas y en el presente caso no existe similitud o conexión competitiva entre los productos para los cuales se solicitó el registro de marca MEGACAUCHO y los productos protegidos por el nombre comercial de Mega Caucho S.A.”. Afirma que “No existe similitud entre los productos derivados del caucho de la clase 17 y los productos de la clase 12 de la Nomenclatura (…) ya que no se tratan de productos sustitutos, complementarios ni suplementarios, Además la solicitante en ningún caso va a utilizar el signo MEGACAUCHO en productos de la clase 12” y que la demandante “es una empresa que se dedica a la comercialización de llantas y productos derivados del caucho, es decir, no son fabricantes sólo comercializa productos de marcas notoriamente conocidas como GOODYEAR, al ser su representante y distribuidor exclusivo (…) por lo que no existe posibilidad de confusión entre signos”.

Sobre la mala fe alegada por la demandante, el INDECOPI manifiesta que “en la medida que el hecho que la empresa Megacaucho y Derivados S.A.C. haya solicitado el registro de un signo distintivo que, a criterio de la demandante, sea idéntico o similar al nombre comercial que su empresa utiliza con anterioridad; y acreditar que su empresa es más antigua en el mercado o que fue inscrita en los Registros Públicos de Personas Jurídicas de Lima con anterioridad a la empresa solicitante, no es sustento suficiente para demostrar la existencia de mala fe” y agrega que “Vender productos derivados del caucho con el signo MEGACAUCHO no perjudica a ninguna empresa que comercialice llantas, cámaras, guardacámaras de marca distinta, como GOODYEAR y el hecho que las denominaciones guarden semejanza, no significa que exista mala fe”.

5. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte de MEGACAUCHO Y DERIVADOS S.A.C.

   La contestación a la demanda presentada por el tercero interesado, fue declarada inadmisible por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por estar incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el inciso 2 del artículo 426 del Código Procesal Civil.

6. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación presentado por el INDECOPI

   El INDECOPI, en su recurso de apelación usa argumentos similares que los descritos en su...