Proceso 010-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Proceso 010-IP-2008

Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de Oficio, de los artículos 134 y 150 del mismo cuerpo legal, con base a lo solicitado por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, en el Proceso Interno Nº 1084-05. Actor: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (México). Marca: “TEC” (denominativa) en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil ocho.

VISTOS

El Oficio Nº 1084-05-1º S.E.C.A. – CSJL, de 04 de octubre de 2007, mediante el cual la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita la interpretación prejudicial del tema de fondo del proceso, es decir, la ausencia de similitudes entre los signos confrontados GLIDER TEC & diseño y TEC al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

La Cédula de Notificación, de 18 de octubre del 2007, emitida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, a través de la cual se adjuntan las resoluciones pertinentes del caso en concreto.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de febrero del 2008.

1. Las partes.

   Demandante: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México).

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú.

1. Determinación de los hechos relevantes

1. Hechos.

   El 21 de octubre del 2003, la demandante INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, de México, solicitó el registro del signo constituido por la denominación TEC para distinguir prendas de vestir de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   La Oficina de Signos Distintivos (OSD) a través de la Resolución Nº 12303-2004/OSD-INDECOPI, de 12 de octubre del 2004, denegó de oficio dicha solicitud, toda vez que se encuentra registrada la marca GLIDER TEC & diseño a favor de CALZADOS AZALEIA PERÚ S.A., con la cual es similar al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   Asimismo, el Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución Nº 0203-2005/TPI-INDECOPI, de 03 de marzo del 2005, confirma la resolución de la OSD, denegando el registro del signo solicitado TEC en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Fundamentos de la Demanda.

   Los signos confrontados TEC y GLIDER TEC & diseño no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, toda vez que no resulta razonable suponer que el común de las personas asumirá igual origen empresarial para la marca registrada GLIDER TEC & diseño con el signo solicitado TEC, el mismo que pertenece a un reconocido Instituto de Estudios Superiores de México.

   La marca registrada GLIDER TEC & diseño es una de tipo mixto e incluye un color y diseño característico, en donde destaca el logotipo GT, mientras que el signo solicitado está constituido sólo por el término TEC que hace alusión directa al origen empresarial de la solicitante; la sola mención al TECNOLÓGICO DE MONTERREY o el TEC de México le brinda al consumidor un concepto totalmente diferenciado y delimitado.

   Cabe resaltar que, CALZADOS AZALEIA PERÚ S.A. titular de la marca registrada GLIDER TEC & diseño no presentó oposición alguna al registro, lo que revela que ambos signos confrontados no son semejantes entre sí.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno.

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; de los artículos 130 literal a) y 134 del Decreto Legislativo Nº 823; y, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Al respecto, cabe señalar que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no es aplicable en el presente caso, toda vez que al momento de presentar la solicitud de registro se encontraba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, siendo la fecha de presentación de la solicitud de registro el 21 de octubre del 2003.

   Por otro lado, respecto al Decreto Legislativo Nº 823, podemos decir que según el artículo 126 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto. El Tribunal no interpretará el contenido y alcance del derecho nacional ni calificará los hechos materia del proceso, pero podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada” (el subrayado es nuestro). Por lo tanto, no procede la interpretación prejudicial de los artículos relativos al Decreto Legislativo mencionado.

   En tal sentido, se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de Oficio, los artículos 134 y 150 del mismo cuerpo legal.

   El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 486.

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   c) los sonidos y los olores;

   d) las letras y los números;

   e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

   f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

   g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

   (…)

   Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

   (…)

   .

   En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. TRÁNSITO DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

   Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

   Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito...