PROCESO 03-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 03-IP-2008

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación de oficio de los artículos 134 y 150 de la misma Decisión.

Actor: AMERICAN CYANAMID COMPANY.

Marca: “MATERNAID”.

Expediente Interno N° 2926-2006.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los cinco (5) días del mes de marzo del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidente, doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 13 de febrero de 2008.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: AMERICAN CYANAMID COMPANY.

   La parte demandada la constituyen:

   - El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú;

   - El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

   El tercero interesado es: GLORIA SOCIEDAD ANÓNIMA

2. Actos demandados

   La sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY impugnó la Resolución Administrativa Nº 200-2002/TPI-INDECOPI, de 27 de febrero de 2002, expedida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que confirmó la Resolución Nº 013712-2001/OSD-INDECOPI, de 29 de noviembre de 2001 y, en consecuencia, otorga el registro del signo MATERNAID para distinguir “preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos de la clase 3”, de la Nomenclatura Oficial, a favor de la firma GLORIA S.A.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 19 de junio de 2001, la sociedad GLORIA S.A. solicitó el registro del signo “MATERNAID” para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, entre otros de la clase 3 de la N.O.”.[1]

2. El 28 de agosto de 2001, AMERICAN CYANAMID COMPANY formuló oposición al registro aseverando ser titular de la marca “MATERNA” de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial,[2] manifestando que el signo solicitado es confundible con su marca.

3. El 20 de septiembre del 2001, la sociedad GLORIA S.A. absolvió el traslado de la oposición manifestando que el signo solicitado “MATERNAID” y la marca “MATERNA”, no son confundibles porque son dos palabras completamente distintas.

4. El 29 de noviembre de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución Nº 013712-2001/OSD-INDECOPI, la cual decide declarar “INFUNDADA la oposición formulada por AMERICAN CYANAMID COMPANY, de Estados Unidos de América, e INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de GLORIA S.A., de Perú, la marca de producto constituida por la denominación MATERNAID para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; (…) Clase 3 de la Clasificación Internacional, quedando bajo el amparo de la ley por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de la presente Resolución.”

5. El 20 de diciembre del 2001, la demandante interpuso recurso de apelación, reiterando sus argumentos. Adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.

6. El 7 de febrero del 2002, la sociedad GLORIA S.A. absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos.

7. El 27 de febrero de 2002, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI emitió la Resolución Nº 200-2002/TPI-INDECOPI, que confirmó la Resolución Nº 013712-2001/OSD-INDECOPI, de 29 de noviembre de 2001 y, en consecuencia, otorga el registro del signo MATERNAID para distinguir “preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos de la clase 3”, de la Nomenclatura Oficial, a favor de la firma GLORIA S.A. (Perú).

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      Asevera que “No constituye materia de controversia la similitud o conexión competitiva de los signos en cuestión”, al respecto dice que “Su despacho advertirá que existen dos condiciones a probarse para denegar el registro de una marca por la causal anteriormente citada. Estas dos condiciones son las siguientes: a) Que las marcas en cuestión distingan productos idénticos o productos que guardan similitud o conexión competitiva. b) Que las marcas en litigio sean idénticas o se asemejen”, y agrega que “En el proceso que nos ocupa sostenemos que la marca (sic) solicitada por Gloria S.A., MATERNAID, es confundible con la marca MATERNA de American Cyanamid Company y que por lo tanto, se debe declarar inválida e ineficaz la Resolución Nº 200-2002/TPI-INDECOPI que concedió la primera considerándola no confundible con la marca MATERNA”.

      Manifiesta en el apartado “Comparación entre los signos en litigio” que “Basta una simple comparación entre la marca de propiedad de American Cyanamid Company y la marca (sic) solicitada por Gloria S.A.: MATERNA (marca de nuestra representada) MATERNAID (marca de la contraria) para establecer que vistas en su conjunto y en forma sucesiva, desde el punto de vista del consumidor medio, son confundibles entre sí”.

      Finalmente, en los “Fundamentos de Derecho” realiza una comparación entre algunas resoluciones emitidas por el INDECOPI de otras marcas con las marcas en controversia, concluyendo que los dos signos MATERNA y MATERNAID son confundibles conceptualmente.

   3. Contestaciones a la demanda

      El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, del Perú, da contestación a la demanda:

      Precisa “que la autoridad administrativa con acierto consideró que las marcas confrontadas no resultan semejantes al grado de inducir a confusión y que por el contrario cada uno de ellas contaba con suficientes diferencias que permiten su coexistencia pacífica sin riesgo de confusión, por lo que las resoluciones impugnadas han sido expedidas de acuerdo a derecho”.

      El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales da contestación a la demanda:

      Observa “que Ia resolución expedida por el Tribunal del INDECOPI se emitió respetando el inciso a) del articulo 136 de la Decisión 486, referido al riesgo de confusión entre una marca registrada y la marca (sic) solicitante de registro”.

      Señala “que efectuado el examen comparativo entre los signos en conflicto, la resolución sustentó de manera razonada y en base a las normas vigentes, que desde el punto de vista fonético, entre el signo solicitado MATERNAID y la marca registrada MATERNA difieren en la conformación de su silaba final (NAID/NA) que, a su vez, es la más relevante, pues se trata de una partícula que no es de uso común en el mercado a diferencia de las partículas MA y TER en la clase 3 de la N.O. Io que representa que los signos en conflicto tengan una entonación y pronunciación diferentes”.

      Precisa “que desde el punto de vista conceptual, mientras la marca registrada MATERNA posee un significado específico en nuestro idioma, el signo MATERNAID será apreciado como una denominación de fantasía por la mayoría del público consumidor”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad GLORIA S.A. contesta la demanda y manifiesta, principalmente:

      Que el signo MATERNAID, sí ha guardado todos los requisitos de registrabilidad establecidos en la ley, siendo importante destacar que después de los exámenes pertinentes por parte del INDECOPI como ente rector, y en las dos instancias administrativas, fallaron a su favor, es decir el signo solicitado por ellos fue registrado como marca de la clase 3 de la N.O.

      .

      Alega “que los signos en conflicto no inducen a confusión al público consumidor”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 13 de febrero de 2008.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 inciso a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los...