PROCESO 21-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 21-IP-2008

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literales d) y e), 83 literales a), b), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: ENSENADA S.A.

Marca: “FREEBORN” (mixta).

Expediente Interno N° 2003-00335-01.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los doce (12) días del mes de marzo del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con intervención realizada por su Consejero Ponente, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 20 de febrero de 2008.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: ENSENADA S.A.

   La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

   El tercero interesado es: Creaciones Reluz S.A. En Liquidación

2. Actos demandados

   La sociedad ENSENADA S.A. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa: N° 06261, de 28 de febrero de 2003, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio mediante la cual revocó las decisiones de primera y segunda instancia proferidas a través de las resoluciones Nos. 08034 de 30 de abril de 1999 y 28823 de 24 de diciembre de 1999, y, en consecuencia, concedió el registro del signo mixto FREEBORN solicitado por Creaciones Reluz S.A. En Liquidación para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 21 de septiembre de 1998, la sociedad Creaciones Reluz S.A. En Liquidación solicitó el registro del signo “FREEBORN” (mixto) para amparar los productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 468 de 7 de diciembre de 1998.

3. La sociedad ENSENADA S.A. presentó observación al registro solicitado.

4. El 30 de abril de 1999, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución N° 08034, mediante la cual se resolvió declarar “infundada la observación presentada” y “negó el registro del signo “FREEBORN” (mixto) solicitado”.

5. La sociedad ENSENADA S.A. interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación con el fin de que se aclarara la parte resolutiva y se declare fundada la observación formulada.

6. La sociedad Creaciones Reluz S.A. En Liquidación interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación con el fin de que se revocara la decisión de negar el registro del signo solicitado.

7. El 24 de diciembre de 1999, la División de Signos Distintivos de la mencionada Superintendencia expidió la Resolución N° 28823, mediante la cual al resolver el recurso de reposición resolvió declarar fundada la observación presentada por la sociedad ENSENADA S.A. y concedió el recurso de apelación interpuesto por Creaciones Reluz S.A. En Liquidación.

8. El 28 de febrero de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Superintendencia de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación interpuesto y expidió la Resolución N° 06261, mediante la cual resolvió revocar la decisión contenida en la Resolución N° 28823 en el sentido de declarar infundada la observación formulada y conceder el registro del signo solicitado; quedando así agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad ENSENADA S.A., a través de agente oficioso, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      Afirma que su representada es titular prioritaria de la marca FREEPORT (mixta) en la clase 25 y de otros registros marcarios con la misma denominación en las clases 42, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza en Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.

      Observa que “La marca prioritaria FREEPORT es una marca notoriamente conocida (…) razón por la cual se le debe dar una protección más amplia”.

      Indica que “Las marcas FREEPORT y FREEBORN son semejantes en grado de confusión en tanto que visual, fonética y conceptualmente evocan en el consumidor la misma idea por lo que será inducido a error”.

      Señala que “existe entre las marcas riesgo de asociación en tanto que el consumidor al adquirir un producto identificado con la marca FREEBORN no estará en capacidad de identificar el origen empresarial de los productos asumiendo erróneamente que son los mismos de la marca FREEPORT”.

      Finalmente, manifiesta que “Mediante el registro de la marca FREEBORN se infringe igualmente el derecho de mi representada sobre su nombre comercial FREEPORT”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

      Afirma que “si bien los signos en controversia coinciden en las letras ‘FREE’, esta coincidencia no es determinante a efectos de establecer la irregistrabilidad del signo solicitado, habida cuenta que los elementos gráficos y gramaticales ‘BORN’ y ‘PORT’ le imprimen a cada signo la suficiente distintividad”.

      Señala que “en cuanto al aspecto conceptual se tiene que cada signo tiene su significado propio que los diferencia plenamente entre sí, pues mientras la expresión ‘FREEBORN’ significa nacer libre, la expresión ‘FREEPORT’ significa puerto libre”.

      Observa que ”entre los signos confrontados no existe confundibilidad, lo que hace irrelevante e innecesario a todas luces el análisis de la presuntas (sic) notoriedad de la marca ‘FREEPORT’ clase 25 de la nomenclatura vigente”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad Creaciones Reluz S.A. En Liquidación, considerada como tercero interesado en esta causa, dio contestación a la demanda.

      Excepciona aduciendo “la capacidad distintiva de la marca FREEBORN frente a la marca FREEPORT, al igual que frente al nombre comercial FREEPORT, pues, estos términos se diferencian con todos los criterios, fonético, conceptual, gráfico, evocativo, etc.”.

      Afirma que “En cuanto al prefijo FREE, presente en ambas marcas, no es posible afirmar que sea de propiedad exclusiva de la demandante, por cuanto se trata de una expresión de uso común y genérica dado el uso reiterado que se le da en diversos signos distintivos (…)”.

      Asimismo, alega la diferencia conceptual entre las marcas en conflicto, específicamente entre los términos BORN y PORT.

      Finalmente, observa que “en este debate resulta impertinente la afirmación de notoriedad de la marca FREEPORT, pues, al evidenciarse claras diferencias entre esta (sic) y la marca FREEBORN no interesaría la calidad de ninguna de ellas ya que ambas podrían permanecer en el mercado al no existir riesgo de confusión”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 20 de febrero de 2008.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado, la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), b) e i) y 136 literales a), b), d) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal estima que no procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud de que la solicitud relativa al registro del signo FREEBORN”(mixto) ha sido presentada el 21 de septiembre de 1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud de la referencia, a saber, los artículos 81, 82 literales d) y e), 83 literales a), b), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 344

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de...