PROCESO 127-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 127-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: GRUPO LEPETIT S.P.A. Marca: “RICINA” (nominativa). Proceso interno N° 2002-0169 (7964).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 28 de julio de 2005, se ajustó suficientemente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 10 de agosto de 2005.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes

   La parte demandante es: la sociedad GRUPO LEPETIT S.P.A.

   La parte demandada es: la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Los terceros interesados en los resultados del proceso son: la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA., COLPHAR. y, a la sociedad ROEMMERS INTERNACIONAL S.A.

   1.2. Acto demandado

   La interpretación se plantea en razón de que la sociedad GRUPO LEPETIT S.P.A., mediante apoderado, solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia:

   - Nº 35664, de 30 de octubre del 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la mencionada Dependencia quien, al resolver un recurso de apelación planteado, decidió revocar la decisión contenida en la Resolución Nº 011072, de 30 de marzo del 2001; declarar infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades Roemmers Internacional S.A. y Grupo Lepetit S.P.A.; y, además, conceder el registro de la marca “RICINA” (nominativa) en favor de la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA., COLPHAR LTDA., para distinguir productos correspondientes a la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Solicita, adicionalmente, la actora que como consecuencia de lo anterior se ordene la cancelación del certificado de registro correspondiente a la marca “RICINA” (nominativa).

   1.3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - El 19 de septiembre del 2000, la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA. COLPHAR, a través de apoderado, solicitó el registro de la marca “RICINA” (nominativa) para identificar productos farmacéuticos de uso médico (dermatológico), artículos pertenecientes a la clase 5 internacional. [1]

   - Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 497, de 7 de noviembre del 2000.

   - La sociedad GRUPO LEPETIT S.P.A., dentro del término establecido, presentó oposición fundamentada en sus derechos anteriores sobre la marca “RIFOCINA” registrada también en la clase internacional Nº 5. De igual manera presentó oposición a la solicitud formulada, la sociedad ROEMMERS INTERNATIONAL S.A. con fundamento en la marca “DOROXINA”.

   - El 30 de marzo del 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante Resolución Nº 011072, decidió declarar fundadas las oposiciones presentadas y, negar el registro de la marca “RICINA” (nominativa), solicitado por la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA. COLPHAR, argumentando que la solicitud se encontraba afectada por la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la expresión “RICINA” guarda notables semejanzas con las expresiones “DORIXINA” y ”RIFOXINA”, registradas previamente en la misma clase.

   - La sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA., COLPHAR, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, respecto de la Resolución en referencia.

   - El 26 de julio del 2001, la misma Dependencia decidió el recurso de reposición interpuesto, por medio de la Resolución Nº 23808, por la cual confirmó la resolución inicial en todas sus partes.

   - El 30 de octubre del mismo año, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió a su vez el recurso de apelación, mediante la Resolución Nº 35664, por medio de la cual revocó lo decidido en la Resolución Nº 011072, de 30 de marzo del 2001, declaró infundadas las oposiciones y, concedió el registro del signo solicitado.

   b) Escrito de demanda

   La sociedad GRUPO LEPETIT S.P.A., a través de apoderado, manifiesta que el 19 de septiembre del 2000 la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS PHARMACEUTICAS LTDA. COLPHAR, solicitó el registro de la denominación “RICINA” (nominativa) como marca destinada a amparar productos de la clase internacional 5; que luego de publicado el extracto de esa solicitud, fueron presentadas oposiciones a la misma por parte de la sociedad GRUPO LEPETIT S.P.A., con fundamento en la marca de su propiedad “RIFOCINA” que ampara productos también de la Clase 5 y, de la sociedad ROEMMERS INTERNACIONAL S.A., con fundamento en la marca “DORIXINA”, que protege productos de la misma Clase.

   Señala también, que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 011072, de 30 de marzo del 2001, declaró fundadas las oposiciones presentadas y, negó el registro de la denominación solicitada. Posteriormente, la sociedad COMERCIALIZADORA DE LINEAS FARMACEUTICAS LTDA. COLPHAR, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con base en todo lo cual la misma Superintendencia emitió finalmente la Resolución Nº 35664, de 30 de octubre del 2001, por la que revocó la decisión contenida en la Resolución 011072, de 30 de marzo del 2003.

   Argumenta que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que “(…) el estudio de registrabilidad del signo RICINA, efectuado por el Superintendente Delegado para la propiedad industrial ignoró que concurrían los supuestos de hecho que impedían su registro como marca, por cuanto el uso de la marca RICINA afecta indebidamente el derecho que otorga a GRUPPO (sic) LEPETIT S.P.A. el registro de la marca RIFOCINA Nº 50.246 para la misma clase de productos”.

   Con la jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 1-IP-87, 13-IP-97, 10-IP-98 y otros, la actora argumenta la confundibilidad entre los signos RIFOCINA y RICINA.

   Por otro lado, señala que quien aprecie el parecido entre ambas denominaciones, debe colocarse en el lugar del presunto comprador, tomando en consideración la naturaleza de los productos. Así, agrega que “(…) en la Resolución 35.664 se desconoció abiertamente el criterio que la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia ha señalado debe aplicarse en el cotejo de marcas del sector farmacéutico (…) Por lo tanto, esta OMISION del deber que tenía la Administración de actuar con extremo rigor y cuidado al comparar los signos RIFOCINA y RICINA, generó para los consumidores riesgo de confusión o de error que se materializará cuando las marcas se usen simultáneamente y con ello se potencializó el peligro de que se ocasione lesiones o quebrantos irremediables a la salud de las personas, o inclusive su muerte”.

   Considera, además, que deben tomarse en cuenta las semejanzas más que las diferencias que puedan existir entre las marcas. En este punto, sustenta que existen semejanzas entre las denominaciones en conflicto alegando similitudes ortográfica y fonética.

   Sostiene que se ha violado, también, la disposición del artículo 134 de la Decisión 486, al expresar que “(…) el signo RICINA es similar al grado de resultar confundible con la marca RIFOCINA previamente registrada, aspecto que determina que CAREZCA DE DISTINTIVIDAD y por ende, le resta toda vocación de registrabilidad, de manera que tal signo no cumple a cabalidad con los requerimientos establecidos en el artículo 134 ibídem para que (sic) susceptible de ser registrado como marca”.

   Finalmente, en lo principal, advierte la violación del artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486 pues, según expresa, dicha disposición prohíbe el registro como marca de los signos que carezcan de distintividad, agregando que “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó un criterio de valoración de riesgo de confusión entre marcas totalmente alejado de las reglas ´lógicas y científicas´, establecidas por la doctrina y la jurisprudencia marcarias.”

   c) Contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas...