PROCESO 235-IP-2005

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 235-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos, 82, literal a) y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio, de los artículo 81, 82, literal d) de la mencionada Decisión, del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno N° 2002-00419. Actor: SOCIEDAD HELLENICA S.A. Marca: “SENTIVA” (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 26 de enero de 2006.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: SOCIEDAD HELLENICA S.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: SOCIEDAD JAFER LIMITED.

   2. datos RELEVANTES.

   1 Hechos:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad JAFER LIMITED, por intermedio de apoderado, solicitó el 15 de abril de 1997 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro del signo denominativo “SENTIVA” para amparar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual correspondió el expediente administrativo N° 97.019.648.

   2. De forma extemporánea la sociedad HELLENICA S.A. presentó observaciones al registro del signo denominativo “SENTIVA”, con base en la marca “SENSITIVA by Radiant” (denominativa), para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 27317 del 28 de octubre de 1997, concedió el registro de la marca denominativa “SENTIVA” a favor de la sociedad JAFER LIMITED.

   4. Contra la anterior decisión no se interpuso recurso alguno.

   5. Posteriormente, mediante auto 1169 del 9 de febrero de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio dispuso no admitir la observación presentada el 11 de noviembre de 1997, por haberse presentado extemporáneamente.

      2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La actora manifiesta que se violaron los artículos 82, literal a) y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones:

   1. La sociedad HELLENICA S.A. es titular de la marca “SENSITIVA by Radiant”, registrada bajo el número 174.559 el 21 de febrero de 1995 para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Las marcas SENTIVA y SENSITIVA by Radiant son confundibles.

   3. Los signos en conflicto distinguen los mismos e idénticos productos.

   4. La marca “SENSITIVA by Radiant” se encuentra compuesta por tres elementos, de los cuales el predominante es la expresión SENSITIVA, siendo by Radiant una simple calificación de aquél.

   5. En el presente caso la comparación se debe realizar sobre la expresión SENSITIVA, ya que son las semejanzas las que determinan la confusión, y no las diferencias entre los signos.

   6. La impresión en conjunto de las marcas en conflicto es prácticamente la misma. Las tres primeras letras y las cuatro últimas son idénticas y están dispuestas en idéntico orden; sus sonidos vocálicos son idénticos; la sílaba tónica es coincidente, y la sílaba central de la primera, que se suprime en la segunda, pasa desapercibida a primera vista.

   7. Por lo anterior considera que se crea riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor.

      3. La contestación a la demanda.

   1. Contestación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

      La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

      Al expedir la Resolución impugnada se ajustó plenamente a las normas legales vigentes sobre la materia.

      El examen conjuntual y no fraccionado encuentra su excepción en las marcas farmacéuticas, ya que muchas de estas marcas se encuentran formadas por sufijos y prefijos que en ocasiones se refieren al químico básico para su elaboración o a la condición terapéutica a tratar y, por lo tanto, son de uso común y no se tienen en cuenta al hacer el cotejo marcario.

      Conforme a lo anterior, al hacer el examen, teniendo en cuenta las reglas establecidas para las marcas farmacéuticas, se dejó de lado el prefijo SEN por ser de uso común.

      La marca “SENTIVA” se encuentra estructurada por siete letras y la registrada con anterioridad “SENSITIVA by Radiant” por 18 letras; por lo tanto, tienen una estructura diferente y diferenciadora.

      Como no todos los productos de la clase 5 (sic) están al alcance del consumidor medio, se debe aplicar el criterio del consumidor especializado; será un profesional del área de la salud quien podrá distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor solicita, pudiendo identificar las marcas en conflicto.

      En relación con los canales de comercialización, la distribución de los productos farmacéuticos que identifican las marcas en cuestión no son de masiva distribución y, por lo tanto, el consumidor medio no tendría acceso a ellos sino por intermedio de un expendedor especializado.

      2. Contestación por parte del tercero interesado.

      La sociedad JAFER LIMITED, tercera interesada en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

      La Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución No. 27479 del 31 de octubre de 2000, decidió cancelar por no uso el registro de la marca SENSITIVA by Radiant. Contra dicha decisión se presentaron los recursos de reposición y apelación, resolviéndose éste último mediante Resolución 019476 en el sentido de confirmar la Resolución No. 27479 del 31 de octubre de 2000.

      De conformidad con lo anterior, la presente acción de nulidad carece de fundamento, ya que el derecho previamente adquirido por la sociedad HELLENICA S.A. sobre la marca SENSITIVA by Radiant, ha dejado de existir. Por lo tanto, es de aplicación lo que establece el artículo 172, párrafo cuarto, de la Decisión 486, que dispone: “no podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”

      Como la acción de nulidad se ejerció en vigencia de la Decisión 486, el proceso debe someterse a los parámetros establecidos en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, que dispone en su párrafo segundo lo siguiente: “En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión”.

      De conformidad con lo anterior, la Decisión 486 resulta de aplicación inmediata sobre la materia. En consecuencia, es claro que la acción de nulidad afecta el “uso y goce” de los derechos sobre propiedad industrial y, por lo tanto, toda su regulación, incluyendo las normas de procedimiento y de prescripción, se encuentran sometidas a las disposiciones de la Decisión 486.

      Siendo claro que el artículo 172 de la Decisión 486 es aplicable al caso en cuestión, es evidente que la acción de nulidad que se ha formulado se encuentra prescrita si se estudian en detalle las causales de nulidad alegadas, esto es la causal contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, y la contenida en el literal a) del artículo 82 de la citada Decisión.

      Como las dos causales anotadas se refieren a causales de nulidad relativa, ya que se busca que se declare la nulidad de la Resolución que concedió la marca SENTIVA por la supuesta falta de distintividad desde el punto de vista extrínseco, la acción incoada ya prescribió porque ya ha trascurrido el plazo de cinco años de que trata el artículo 172 de la Decisión 486.

      Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que las marcas en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado desde hace más de cinco años, para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Tal coexistencia en el mercado ha llevado a que las marcas sean diferenciadas claramente por el público consumidor.

      El modo de comercialización de los productos hace que no haya confusión respecto del origen empresarial, ya que JAFER LIMITED comercializa su línea de productos YANBAL bajo la modalidad de catálogos y con una venta puerta a puerta, lo que hace que el público consumidor diferencie plenamente el origen empresarial entre los productos identificados con la marca SENTIVA, de los identificados con la marca SENSITIVA by Radiant.

      De conformidad con lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486, no se puede pretender que se declare la nulidad del registro de la marca SENTIVA, alegando como causal el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344, por remisión al inciso segundo artículo 81 de la misma norma, al considerar que las marcas en conflicto serían similarmente confundibles, ya que esta causal ya no es aplicable bajo la Decisión 486.

      Todos los...