PROCESO No. 238-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 238-IP-2005

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal d), 83 literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno Nº 2001-00369. Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: MEN’S FITNESS.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil seis.

VISTOS:

El oficio Nº 1779, de 10 de noviembre de 2005, mediante el cual, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 2001-00369.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 2 de febrero de 2006.

1. Las partes.

   La parte actora es ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

   Se demanda a la Nación colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   El tercero interesado es la sociedad MARIZ GESTAO E INVESTIMENTOS LIMITADA.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos.

   Con fecha 14 de diciembre de 1994, la sociedad MARIZ GESTAO E INVESTIMENTOS LIMITADA solicita el registro de la marca MEN’S FITNESS para distinguir productos de la clase 25 (vestidos, calzados, sombrerería, incluyendo zapatos y zapatillas). Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 492 de 29 de mayo de 2000, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. formula observación argumentando la notoriedad de la marca FINESSE registrada a su nombre en las clases 5, 29, 30 y 32.

   Con fecha 29 de setiembre de 2000, la División de Signos Distintivos declaró infundada la observación y concedió el registro.

   ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., presenta recurso de reposición con subsidio de apelación, que son resueltos mediante las Resoluciones N° 00451 de 26 de enero de 2001 y la N° 16147 de 18 de mayo de 2001, ambas ratificando la decisión de conceder el registro de la marca, y dando por terminada la vía gubernativa.

2. Fundamentos de la demanda.

   La actora sostiene que en los actos administrativos cuya nulidad se solicita se realiza el análisis de los hechos a la luz del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, para concluir que “… no hay identidad y menos semejanza de los signos entre sí, y mucho menos relación de los productos o servicios que buscan ser distinguidos en el mercado con ellos…”; por esta razón, sostiene que fue indebidamente aplicado el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

   Asimismo, argumenta que se violó el artículo 83 literal e) de la Decisión 344, dado que para que se deniegue el registro de la marca MEN’S FITNESS se requiere que exista similitud de éste con la marca notoriamente conocida FINESSE, la que debe ser considerada como causal de irregistrabilidad, como se acredita dentro del expediente. Asimismo, alega que entre las marcas sub litis existe similitud hasta el punto de producir confusión, y que las expresiones cotejadas son confundibles por su aspecto gráfico y fonético.

   2.3. Contestación a la demanda

   2.3.1 De la Superintendencia de Industria y Comercio.

   Contesta aduciendo la legalidad de los actos administrativos acusados, basados en el hecho que, contrariamente a lo alegado por la actora, la Superintendencia sí procedió a analizar la causal de irregistrabilidad enunciada en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344, en aplicación al caso concreto, que derivó en estudiar la confundibilidad de los signos enfrentados. De este estudio se concluyó, que entre las marcas sub litis no existe riesgo de confusión, toda vez que la marca MEN’S FITNESS pertenece al mercado de los zapatos (clase 25) y la marca FINESSE está orientada al mercado de los alimentos.

   Asimismo, alega que no procedía estudiar la causal de notoriedad, por ser irrelevante, al no existir similitud entre los signos.

   Finalmente, la Superintendencia solicita que no se consideren como ilegales los actos administrativos acusados, dado que se ajustan a pleno derecho, es decir, a las disposiciones comunitarias vigentes sobre marcas.

   2.3.2 Tercero Interesado

   La sociedad MARIZ GESTAO E INVESTIMENTOS LIMITADA a través de su representante legal, presenta escrito de contestación con los siguientes fundamentos:

   - No considera violadas las normas constitucionales por inaplicación o por aplicación indebida de la norma comunitaria.

   - No considera notoriamente conocida la marca FINESSE, de la observante.

   - Comparte y ratifica los argumentos de la autoridad gestora.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, en base a la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 82 literal d), 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión 344, por ser pertinentes al caso concreto.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (...)

   Artículo 81

   Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   Artículo 82

   No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

   (…)

   Artículo 83

   Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

   (…)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   (...)

   Artículo 84

   Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

   a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

   b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

   c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

   d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

   (…)

   .

   En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

   1. REQUISITOS ESENCIALES DE LA MARCA

      La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado, los bienes o servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

      El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable como marca, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

      a) Perceptibilidad

      Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

      La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos...