PROCESO 236-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 236-IP-2005

Interpretación prejudicial del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56, 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actora: Sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

Marca: “ORGANIZACIÓN DELI” (mixta).

Proceso interno Nº 2002-00097.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de marzo del año dos mil seis.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitidos por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibidos en este Tribunal el 23 de noviembre de 2005, referente a los artículos 134, 136, literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El auto de 6 de febrero del presente año, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud.

1. ANTECEDENTES

   1.1. Partes

   La parte demandante es la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. La parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso a la sociedad DYVAL S.A., la cual absorbió a la sociedad ORGANIZACIÓN DELI LTDA.

   1.2. Actos demandados

   La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., por intermedio de apoderado, plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

   Resolución Nº 29730, de 18 de septiembre de 2001, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, por medio de la cual al resolver el recurso de apelación interpuesto, se revocó lo decidido en la Resolución N° 28086, de 22 de diciembre de 1999; y, concedió el registro como marca del signo “ORGANIZACIÓN DELI” (mixta), a favor de la sociedad DYVAL S.A. (la cual absorbió a la sociedad ORGANIZACIÓN DELI LTDA.), para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   La actora solicita, adicionalmente, que como consecuencia de lo anterior, se ordene la cancelación del certificado de registro correspondiente a la marca ORGANIZACIÓN DELI (mixta) para la clase internacional Nº 30; y, se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso.

   1.3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado consultante, se destacan los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      - El 4 de septiembre de 1989 la sociedad DYVAL S.A. (ORGANIZACIÓN DELI LTDA. absorbida) solicitó el registro del signo “ORGANIZACIÓN DELI” (mixta), para proteger productos comprendidos en la clase internacional Nº 30.[1]

      - El 31 de marzo de 1989 fue publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta Oficial Nº 458.

      - Luego de la publicación referida, se formularon tres observaciones: de la sociedad actora ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. como propietaria de la marca D’LISSE, clase 29[2]; la FÁBRICA NACIONAL DE GRASAS S.A. con fundamento en las marcas de su propiedad DELIPAN y DELIPALMA, (clase 29, las dos marcas); la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES, en base a la marca de su propiedad DELIJET, clase 30.

      - La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 28086, de 22 de diciembre de 1999, en la cual decidió negar el registro para el signo “ORGANIZACIÓN DELI” (mixta), clase 30, por considerar que se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344; y, declaró fundadas la observaciones presentadas por las sociedades ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., FABRICA NACIONAL DE GRASAS S.A. y COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

      - La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. presentó un recurso de apelación en contra de la Resolución 28086 mencionada.

      - El 18 de septiembre de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto por medio de la Resolución Nº 29730, en la cual revocó lo decidido en la Resolución Nº 28086 y concedió el registro solicitado por la sociedad DYVAL S.A. (ORGANIZACIÓN DELI LTDA. absorbida).

   2. Escrito de demanda

      La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., constituida de conformidad con las leyes de Colombia, domiciliada en Sopó, Departamento de Cundinamarca, manifiesta, por medio de apoderado, que presentó sus observaciones a la solicitud de registro del signo “ORGANIZACIÓN DELI” (mixta) clase 30, con fundamento en la marca de su propiedad “D’LISSE” que distingue productos de la clase 29; y, señala que interpuso un recurso de apelación frente a la emisión de la resolución N° 28086.

      Fundamenta sus pretensiones, afirmando la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que considera que “La marca D’LISSE y la marca ORGANIZACIÓN DELI (mixta) son confundibles, dado que la marca objeto de esta demanda contiene casi en su integridad la marca prioritaria D’LISSE y que una y otra amparan productos estrechamente relacionados respecto de los cuales el uso de la marca cuya nulidad se pretende puede causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca previamente registrada por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.”.

      Señala que, “El acto administrativo acusado hace especial énfasis en el elemento figurativo de la marca acusada como factor de distintividad. Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido que en los casos de comparación de marcas nominativas con marcas mixtas debe tomarse como principal elemento de comparación de la marca mixta el que tenga mayor peso dentro del conjunto, y éste, en caso de marcas que distinguen productos de consumo popular que por lo general se piden al tendero por su nombre, es sin duda alguna, el componente nominativo, es decir las palabras. De poco sirve que la etiqueta del producto esté compuesta por figuras que no van a ser el factor que lleve a una persona a elegir el producto. En el caso en estudio, el componente de más peso en el conjunto es, por las razones expresadas, el nominativo, esto es la palabra DELI, lo que se establece con sólo mirar el diseño de la marca, la cual, se reitera, es fonéticamente semejante, casi idéntica, a la marca D’LISSE de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.”.

      Alude la violación del artículo 134 de la misma Decisión porque considera que “Ha quedado plenamente establecido y demostrado en las líneas precedentes que el signo DELI se enmarca en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, toda vez que se asemeja a una marca anteriormente registrada por un tercero (en este caso D’LISSE de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.) para los mismos productos (en este caso para los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional)”.

      Considera, así mismo, la violación del artículo 150 de la Decisión 486 arguyendo que “(...) no existe pronunciamiento alguno sobre las oposiciones presentadas contra la solicitud de registro de la marca ORGANIZACIÓN DELI (mixta). La Resolución 29739 del 18 de septiembre de 2001 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, tan sólo se limitó a revocar la decisión contenida en la Resolución 28086 de 1999 y a conceder el registro de la marca solicitada, sin declarar fundadas o infundadas las observaciones presentadas contra la solicitud de registro.”.

      Concluye manifestando, en lo principal, que la administración violó directamente, por falta de aplicación, las normas ya citadas de la Decisión 486, al conceder el registro de la marca mixta ORGANIZACIÓN DELI (mixta) “(...) con lo cual se estaría vulnerando lo que se pretende proteger con la normatividad marcaria, esto es la protección al consumidor de ser inducido en error y la protección al titular de derechos marcarios de evitar el registro de marcas semejantes a las por él registradas con anterioridad. Y finalmente, al no haberse pronunciado sobre las observaciones presentadas a la solicitud del registro de la marca (...)”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la accionante por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

      Se refiere a los requisitos para la registrabilidad de un signo citando jurisprudencia sentada por este Tribunal en los procesos 14-IP-98, 15-IP-96 y 36-IP-99, y, de otro lado, agrega sobre el cotejo marcario que “En el presente caso se tiene que indudablemente el elemento denominativo es el predominante en las marcas en debate ORGANIZACIÓN DELI (mixta) clase 30 y D’LISSE clase 29”.

      Señala que “efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ORGANIZACIÓN DELI y D’LISSE no arroja confusión pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico, ortográfico y fonético suficientemente distintivos adicionando a ello la diferencia conceptual, tal como lo manifestó oportuna o acertadamente el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.”.

      Afirma, en lo sustancial, que “(...)...