PROCESO 240-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 240-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: BIOSTAR. Actor: sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. Proceso interno Nº 2003-00041.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00041.

El auto de 18 de enero de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial, por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1807, complementada con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: Sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero interesado: Sociedad SOLUCIONES BACTERIALES DE COLOMBIA SOLUBACT LTDA.

b) Hechos

El 24 de julio de 2001 la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo BIOSTAR (nominativo) para distinguir “productos químicos destinados a la horticultura y silvicultura, abono para tierras y fertilizantes”, productos comprendidos en la Clase 01 (Clasificación Internacional de Niza, Clase 01: Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria). Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 507 de 2001, la sociedad BACTERIALES DE COLOMBIA SOLUBACT LIMITADA presentó oposición al registro, con fundamento en su marca BIOSTAR, Clase 31, registrada para identificar “organismos vegetales unicelulares y muy especialmente bacterias para el tratamiento y utilización en productos agrícolas, forestales y para el tratamiento de aires, suelos y aguas.”

Por Resolución Nº 1361 de 28 de enero de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición y negó el registro del signo BIOSTAR (nominativa) a la actora, porque considera que entre “el signo BIOSTAR y la marca BIOSTART existen similitudes en el campo visual y auditivo que imposibilitan su diferenciación por parte del adquirente o consumidor”, a lo que añade la relación de productos que puede existir entre las clases 1 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto dice en: “la solicitud se pretenden productos químicos destinados a la horticultura y silvicultura, abonos para las tierras y fertilizantes de la clase 1. De otra parte, la marca opositora está registrada entre otros para organismos vegetales unicelulares, muy especialmente bacterias para el tratamiento y utilización de productos agrícolas. En los productos mencionados existe relación. En efecto, los medios de publicidad pueden ser los mismos, en tanto las revistas especializadas en temas de agricultura incluyen propaganda relacionada con los abonos para la tierra y los beneficios que tienen junto con la especial forma de tratarla a través de organismos vegetales. De igual forma existe complementariedad entre unos y otros productos, pues los productos comprendidos en la clase 31 suelen ser aplicados a los productos químicos para la horticultura que se encuentran en a (sic) clase 1ª, así como los abonos de la clase 1ª son productos que contienen los productos vegetales de la clase 31. Finalmente los canales de comercialización pueden ser los mismos, como sería el caso de almacenes especializados en la venta de productos agrícolas de origen natural como los hortícolas, forestales de la clase 31 y a su vez en el abono utilizado para su producto o cuidado”.

Contra dicha Resolución la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos quien, mediante Resolución Nº 8626 de 20 de marzo de 2002, confirmó la decisión contenida en la Resolución N°.1361 y concedió el recurso de apelación. El segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien, mediante Resolución Nº 30508 de 20 de septiembre de 2002, confirmó, también, la decisión contenida en la Resolución impugnada y declaró agotada la vía gubernativa.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La parte actora, adujo, en sustento de sus pretensiones, la violación de los artículos 134 y siguientes, en especial el consagrado en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, si se tiene en cuenta que “…la marca solicitada en registro cumple con todas las características de distintividad, novedad (sic) y representación gráfica que exige la norma en mención y por ende puede cumplir en el mercado su función como marca”.

Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio le restó capacidad al signo BIOSTAR, porque: “se le confirieron unas atribuciones exclusivas, especiales y excepcionales al signo BIOSTART, clase 31, propiedad de la sociedad SOLUBACT LTDA., que además de inusitadas e ilegales no corresponde a dicho signo, pues frente a éste se desconoció el principio de especialidad y se dio tratamiento de una marca notoria”.

En relación al artículo 136 literal a) de la Decisión 486, expone que “la prohibición es clara en exigir que se trate de un signo idéntico o semejante de una parte, y de otra, que haya sido solicitada o registrada por un tercero. No obstante lo anterior, también hay que señalar los principios que rigen en materia de marcas como son el de territorialidad y el de especialidad, de modo que la semejanza o identidad de productos se deberá analizar entre los productos o servicios de la misma clase y los que guarden conexidad con estos, y a ellos hacen alusión los supuestos de confusión …”.

Sostiene que: “las resoluciones que negaron el registro de la marca nominativa BIOSTAR a la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. se puede observar que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció el principio de especialidad”, en el sentido que “en el presente caso se trata de productos de la clase 1ª y de la clase 31ª, y que cada uno de los signos tienen una cobertura restringida, es decir, que no fueron solicitadas para distinguir todos y cada uno de los productos que se encuentran comprendidos en cada una de las clases …. Es radical la diferencia entre una y otra clase, tanto así que mientras los productos de la clase primera consisten básicamente en preparaciones o productos logrados a partir de procedimientos químicos realizados por el hombre, los de la clase treinta y una comprende los productos que no han sido manipulados por el hombre y que no son el resultado de procedimientos químicos realizados por el hombre para su obtención. … Uno de los principios fundantes (sic) para establecer la relación de productos es el de la conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado y que posean finalidades idénticas o afines, lo que se le constituye en un indicio de conexión … En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, como lo serían los canales de distribución y los establecimientos de venta al público”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, en relación a las Resoluciones 1361, 08626 y 30538, dice que no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486. En consecuencia, el fundamento legal de los actos administrativos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria.

En relación al principio de territorialidad señala...