PROCESO 234-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 234-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Sociedad JEANNE LANVIN. Marca: “OXIGENYANBAL” (mixta). Expediente Interno Nº 2001-00349 01.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 21 de noviembre de 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 6 de febrero de 2006.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es la sociedad JEANNE LANVIN y la parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se considera como tercero interesado a la sociedad JAFER LIMITED.

2. Actos demandados

   La sociedad JEANNE LANVIN plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

1. Resolución No. 21553 de 31 de agosto de 2000, mediante la cual la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro para la marca OXIGENYANBAL (mixta), en la clase 3 Internacional de Niza, a nombre de Jafer Limited, “declarándose infundada la oposición presentada por Jeanne Lanvín (sic)”;

2. Resolución No. 30790 de 28 de noviembre de 2000 mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión contenida en la Resolución 21553, y concedió el recurso de apelación interpuesto contra dicha Resolución; y,

3. Resolución No. 13776 de 30 de abril de 2001 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, quien resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contendida en la Resolución 21553 antes mencionada, y declaró agotada la vía gubernativa en el correspondiente trámite.

   Solicita, adicionalmente, que, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia; y, “se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio reconocer el derecho de mi representada a impedir el registro de la marca OXIGEN YANBAL (MIXTA) (sic) con fundamento en la reproducción que dicho signo realiza de la marca OXYGENE de Jeanne Lanvin, lo cual ocasiona riesgo de confusión entre el público consumidor”.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes:

   1. “La sociedad Jeanne Lanvin solicitó registro para la marca OXYGENE en clase 3[1] en Colombia en marzo 11 de 1999, solicitud que se tramitó en el expediente 99.014.837 y que culminó con la expedición del registro 233.818 para la marca OXYGENE, registrada para identificar productos de uso personal comprendidos en la clase 3 internacional de Niza, registro vigente hasta mayo 19 de 2010”.

   2. “Jafer Limited presentó solicitud de registro en febrero 11 de 2000 para la marca OXIGEN YANBAL (MIXTA) (sic) (…) en la clase 3 internacional de Niza, (…)”, se tramitó con el expediente No. 00.008.957 y fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 490 de 27 de marzo siguiente.

   3. El 11 de mayo de 2000, la sociedad actora presentó observación contra la solicitud de registro de la marca OXIGENYANBAL por considerar que se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al ser similar hasta el punto de crear confusión con la marca previamente solicitada a registro OXYGENE, para distinguir productos de la misma clase.

   4. El 31 de agosto de 2000 la División de Signos Distintivos expidió la Resolución 21553 mediante la cual concedió el registro de la marca OXIGENYANBAL (mixta) a favor de la sociedad JAFER LIMITED y declaró infundada la observación presentada por la parte actora.

   5. La actora interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos y confirmaron la Resolución mencionada, declarando agotada la vía gubernativa.

   2. Demanda

      JEANNE LANVIN, sociedad constituida conforme a las leyes de Francia, domiciliada en 15 Rue du Faubourg Saint Honore 75008, París, presentó la demanda en contra de las resoluciones mencionadas. Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes:

      Manifiesta que “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio violó las disposiciones marcarias contenidas en el artículo 83 literal a; 81 de la Decisión 344 (hoy artículos 136 literal a, 134, 135 literal b de la Decisión 486), siendo ésta la regulación vigente durante el trámite de registro de la marca, al haber concedido el registro para el signo OXIGEN YANBAL (MIXTA) (sic) en clase 3 a nombre de Jafer Limited, por cuanto el registro de dicho signo reproduce la marca previamente registrada OXYGENE, propiedad de Jeanne Lanvin”.

      Fundamenta lo expuesto al señalar que “la sociedad Jeanne Lanvin es solicitante prioritaria de registro para la marca OXYGENE”, la cual fue concedida para identificar productos de la Clase 3, bajo certificado número 233.181, vigente hasta el 19 de mayo de 2010; la marca OXIGENYANBAL (MIXTA) se solicitó y concedió para identificar productos comprendidos en la clase 3, éstos son “perfumería y cosméticos”; “las marcas enfrentadas se pretenden para exactamente los mismos productos dentro de la clase 3 internacional de Niza, con lo cual se cumple el primer requisito establecido por la causal de irregistrabilidad arriba citada: que las marcas en conflicto se pretendan para los mismos productos”.

      Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en un evidente error de hecho al otorgar el registro del signo solicitado porque: El elemento denominativo no está compuesto por una sola palabra, pues la marca consiste en dos palabras diferentes, siendo una de ellas una marca registrada, ello se evidencia en el elemento gráfico de la marca, en el cual las palabras están separadas; el elemento nominativo en la marca impugnada está constituido por la palabra OXYGEN y no OXIGEN YANBAL; “El elemento caracterizante de la marca impugnada lo constituye la expresión OXYGEN, (…) son precisamente las expresiones diferentes a la marca YANBAL lo que identifica los productos comercializados con dicha marca”.

      Agrega que las marcas en conflicto son confundibles, “Del estudio de la marca impugnada, es claro que el elemento que prevalece en la marca mixta es el elemento nominativo OXYGEN, por su preponderancia en el conjunto marcario; el hecho de estar destacado y diferenciado y ser el elemento distintivo y característico. Tal elemento reproduce y es prácticamente idéntico a la marca prioritaria OXYGENE, por lo que su confundibilidad se presume”.

      Por lo anterior, concluye que “la Administración violó, por falta de aplicación: El artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto concedió el registro para un signo que no reúne las características esenciales para ser registrado como marca”, “El artículo 135 literal b de la Decisión 486 que establece como causal de irregistrabilidad los signos que carezcan de distintividad, causal en la que se encuentra incurso el signo OXIGEN YANBAL (sic) acompañado de la etiqueta OXYGEN YANBAL & Diseño, por cuanto reproduce la marca OXYGENE de Jeanne Lanvin, y además cubre los mismos productos identificados con la marca de mi representada en clase 3 internacional de Niza”, “El artículo 136 literal a de la Decisión 486”, por cuanto “El signo impugnado reproduce la marca previamente registrada OXYGENE, y además las marcas en conflicto se encuentran destinadas para identificar los mismos productos en clase 3”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la accionante por cuanto carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para que prosperen.

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