PROCESO 228-IP-2005
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO 228-IP-2005
Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 6974-ML. Actor: TIFFANY AND COMPANY.Marca: “TIFFANY”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.
VISTOS:
Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 18 de enero de 2006.
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Antecedentes
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
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las partes
Demandante: TIFFANY AND COMPANY.
Demandado: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
Tercero Interesado: TERRA NIGRA B.V.
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Datos relevantes
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Los hechos.
Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:
Con fecha 25 de julio de 1997, la sociedad TERRA NIGRA B.V. presenta la solicitud de registro de la marca denominativa TIFFANY, para distinguir productos de la clase 26 (flores artificiales). Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 390, de julio de 1997, presenta observación con fecha 9 de agosto de 1999, TIFFANY AND COMPANY, en base a sus marcas TIFFANY, TIFFANY & CO. y TIFFANY’S, para proteger productos de las clases 3, 8 y 14, argumentando la notoriedad de su marca, y la existencia de similitud gráfica, fonética y conceptual, del signo solicitado con las marcas registradas.
El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución Nº 975070 de 5 de enero de 2000, resuelve rechazar la observación y conceder el registro de la marca, poniendo fin a la instancia administrativa.
TIFFANY AND COMPANY, presenta recurso subjetivo de plena jurisdicción ante la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, solicitando declarar ilegal la Resolución Nº 975070 de 5 de enero de 2000, y escrito de fecha 25 de agosto de 2004, solicitando la interpretación prejudicial de este Tribunal.
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Fundamentos de la demanda.
La actora alega que la resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial es ilegal, dado que está fundamentada en el principio de especialidad marcaria, el mismo que no es aplicable al caso concreto porque las marcas objeto de la observación (TIFFANY, TIFFANY & CO. y TIFFANY’S) son notoriamente conocidas.
Asimismo, argumenta la falta de capacidad distintiva del signo solicitado, por existir similitud gráfica, fonética y conceptual con las marcas registradas de su titularidad.
Finalmente, señala que la concesión del registro de la marca TIFFANY ocasionaría confusión en el público consumidor, y que Terra Nigra B.V. se beneficiaría del prestigio adquirido por las marcas de TIFFANY AND COMPANY.
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Contestación a la demanda
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Director Nacional de Propiedad Industrial.
Contesta la demanda de la siguiente manera:
• Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
• Que, el registro del signo solicitado TIFFANY no produciría confusión en los consumidores, ya que el signo solicitado y las marcas registradas se encuentran en distintas clases de la clasificación internacional.
• Que, el registro de la marca solicitada TIFFANY no contraviene la Decisión 344.
• Solicita se rechace la demanda.
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Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.
Contesta la demanda de la siguiente manera:
• Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
• Ratifica la resolución administrativa por guardar completa compatibilidad con la normativa nacional y comunitaria.
• Solicita se rechace la demanda.
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Procurador General del Estado.
Se apersona al proceso manifestando que de acuerdo a la ley de Propiedad Intelectual le corresponde al representante legal del IEPI comparecer directamente a juicio y para efectos de vigilancia procesal señala casillero judicial.
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El Tercero Interesado no contesta la demanda.
Competencia del Tribunal
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.
En base al oficio remitido por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, procede la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y no así la interpretación del artículo 82 literal a) de la Decisión 344 dado que se encuentra contenido en el artículo 81 del mismo cuerpo legal, ni del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser la normativa vigente al momento de la solicitud del registro.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DESICION 344
Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona
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“Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
(…)
d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
(…)
Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
DECISIÓN 486
Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.
En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.
Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia
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COnsideraciones:
En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:
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APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO
Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos...
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