PROCESO No. 231-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 231-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134, 135, literales a) y b), y 136, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación de oficio del artículo 150 eiusdem.

Parte actora: sociedad POWER TOOLS S.A. C.I.F.

Caso: signo “PT POWER TOOLS (mixto)”.

Expediente Interno No. 2003-00172.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, seis de febrero del año dos mil seis.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de las normas previstas en el “Párrafo primero del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con los literales a) y b) del artículo 135 de la citada Decisión y el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y recibida en este Tribunal en fecha 21 de noviembre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega en su demanda que “El 8 de noviembre de 2001, la sociedad POWER TOOLS S.A. C.I.F. … solicitó a través de apoderado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca ‘PT POWER TOOLS’ (etiqueta) para amparar productos de la Clase 7 internacional”; que “Publicado el extracto de la solicitud de la marca en la Gaceta de Propiedad Industrial se presentó demanda de oposición por parte de la sociedad MARPICO S.A., de Bogotá, con sus marcas: MP TOOLS (clase 42), MP TOOLS (clase 6), MP TOOLS (clase 8)”; que “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MARPICO S.A., y por lo tanto se dispuso a otorgar la marca PT POWER TOOLS (etiqueta), por lo que el apoderado de la sociedad MARPICO S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición confirmando lo dispuesto en la Resolución 16168 y otorgando le (sic) recurso de apelación, a la sociedad MARPICO S.A.”; y que “Por último la división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver la apelación decidió revocar lo dispuesto en la Resolución 16168, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MARPICO S.A., y negó el registro de la marca PT POWER TOOLS a la sociedad POWER TOOLS C.I.F., agotando así la vía gubernativa”.

   Adicionalmente, el Tribunal observa que, en su Resolución No. 35374, del 31 de octubre de 2002, decisoria del recurso de reposición ejercido contra la Resolución 16168, del 27 de mayo de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que “Después de haber revisado la base de datos y los documentos que reposan en la entidad, se encontró que la marca POWER TOOL para distinguir productos de la clase 7, está concedida según consta en el certificado Nº 217112 … cuyo titular es ELECTRODOMESTICOS (sic) DEL CAUCA S.A. … y que al ser comparada con la marca solicitada es semejante”; que “es necesario determinar si, los signos PT POWER TOOLS, MP TOOLS, y POWER TOOLS presentan similitudes susceptibles de inducir a error a los consumidores …”; que “esta Administración encuentra que entre los signos confrontados, apreciados sucesivamente y en su conjunto, teniendo en cuenta las semejanzas, y no sus diferencias, presentan similitudes capaces de inducir a error a los consumidores”; que “Tanto el signo confrontado POWER TOOLS (Nominativa) y la marca que se pretende registrar PT POWER TOOLS (Mixta), ampartan (sic) productos similares como son … maquinas y maquinas (sic) herramientas, motores (excepto para vehículos terrestres), acoplamientos y correas de transmisión (excepto para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas, entre otros existiendo, si (sic) lugar a dudas, un notable peligro de confusión entre los consumidores, en cuanto a la procedencia empresarial y la calidad del producto, ya que signo (sic) carece de fuerza distintiva suficiente para identificar sus productos …”; que “los lugares de comercialización … son sino (sic) los mismos, si muy especializados en la venta de dichos bienes o productos que produciría una gigantesca conexión competitiva”; que “Aunque no existe la posibilidad de que los productos de ambas marcas puedan ser sustituidas (sic) por lo anteriormente mencionado, la conexión competitiva es tangible”; y que “En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida el (sic) literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 …”. No obstante, la División de Signos Distintivos resuelve: “Confirmar la decisión contenida en la resolución 16168 del 27 de mayo de 2002”.

   Y en la Resolución 37726, del 26 de noviembre de 2002, decisoria del recurso de apelación ejercido contra las Resoluciones mencionadas, se observa que, según las consideraciones de la señora Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E), “… de oficio se encontró en certificado de registro 217112, correspondiente a la marca POWER TOOLS (nominativa), registrada para identificar productos comprendidos en la clase 7 internacional, a favor de la sociedad Electrodomesticos (sic) del Cauca S.A. …”; que “de la impresión de conjunto de las marcas en cotejo PT POWER TOOLS (mixta) y MP TOOLS no se observan semejanzas ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que generen confusión”; que “dado que entre los signos PT POWER TOOLS y MP TOOLS confrontados no existe confusión, no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos o servicios”; que “Diferente a lo ocurrido en relación con la marca POWER TOOL … En efecto tenemos que el signo a registrar reproduce completamente la marca ya registrada, radicándose la diferencia únicamente en las letras ‘PT’, letras que no le otorgan suficiente distintividad al signo solicitado. … de coexistir estas marcas en el mercado, el consumidor no contaría con los elementos necesarios para diferenciar una marca de otra, por las semejanzas visuales y fonéticas que presentan, generándose de esta forma riesgo de confusión y de asociación en el mercado”; que “En relación con los productos a amparar tanto la marac (sic) PT POWER TOOLS como la marca POWER TOOL pretenden amparar productos comprendidos en la clase 7 …”; que “En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 …”. No obstante, la señora Superintendente decide “Revocar el artículo segundo de la decisión contenida en la Resoución (sic) 16168 de 2002 … Negar el registro de la marca PT POWER TOOLS, a la sociedad Power Tools S.A.C.I.F.”.

2. Cuestión de derecho

   Informa el consultante que la actora denuncia en su demanda la violación del artículo 134, párrafo primero, de la Decisión 486, “en concordancia con los literales a) y b) del artículo 135”, toda vez que “las marcas comerciales son el complemento necesario de los productos o mercancías que se identifican con ellas lo que permite distinguir a los productos de las diferentes personas que concurren en el mercado, por lo que considera que la marca PT POWER TOOLS, cumple con la función de distinguir los productos idénticos o similares en el mercado, característica esencial de protección para el propietario y para los consumidores”; que “la marca PT POWER TOOLS reúne el requisito de la ‘perceptibilidad’, entendida esta como que el signo a registrarse pueda ser percibido por los sentidos y particularmente por el sentido de la vista que es el medio más generalizado para diferenciar un signo de otro, e igualmente la ‘representación gráfica’ que es la capacidad del signo de poder expresarse a través de cualquiera de las formas que pueda adoptar como sucede con las palabras, emblemas, dibujos, gráficos, etc., y, por último, en relación con la distintividad manifestada esta como la capacidad intrínseca y extrínseca del signo para identificar un producto”.

   También indica el consultante que, según la parte actora, se violó el artículo 136, literal a, de la Decisión 486, alegando que “existen reglas para determinar si hay un riesgo de confusión entre las marcas que se comparan”; que “la confusión auditiva es la derivada de la pronunciación de las palabras que tienen una fonética similar, lo que se extiende a la pronunciación incorrecta y a la pronunciación de palabras extranjeras y si eventualmente, las marcas enfrentadas tienen en su conformación las palabras TOOLS, pero la estructura ortográfica que acompañan los demás elementos de la marca las hace completamente diferentes desde le (sic) punto de vista auditivo, no habrá riesgo de confusión”; que la “confusión ideológica es la que se produce por la similitud conceptual de las palabras … pero que en las marcas en conflicto se observan claras diferencias dado que si bien la expresión POWER evoca la idea de PODER término de amplia transparencia en nuestro medio y que para el caso de la expresión MP esta no evoca ninguna idea de tipo conceptual. De ahí que entre las marcas enfrentadas no existe confusión conceptual porque para esto es necesario que evoquen una misma idea en el público consumidor”; que “desde el punto de vista gráfico tampoco estas marcas son confundibles ya que vistas en su conjunto presentan diferencias en cuanto a la imagen que reflejan en la mente del consumidor porque la expresión PT POWER TOOLS (mixta), tiene un diseño en donde se destaca en la parte superior la expresión PT incorporada en una especio (sic) de rectángulo acompañado de la...