PROCESO 219-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 219-IP-2005

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: LA ESPAÑOLA (mixta). Actor: sociedad ACEITES DEL SUR S.A. Proceso interno Nº 2002-00316.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, a este Órgano Jurisdiccional para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2002-00316 incoado por la sociedad ACEITES DEL SUR S.A.

El auto de 7 de diciembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 1625, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es la sociedad ACEITES DEL SUR S.A. Demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercer interesado es CARBONELL Y COMPAÑÍA DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA.

2. Hechos

   El 24 de julio de 1997, la sociedad de ACEITES DEL SUR S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo LA ESPAÑOLA, para distinguir aceites, grasas comestibles y conservas, productos comprendidos en la Clase 29. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles). El extracto fue publicado en la Gaceta para la Propiedad Industrial habiendo presentado observación la sociedad CARBONELL Y COMPAÑÍA DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA con base en su marca CARBONELL (mixta) también para productos de la Clase 29.

   La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por Resolución Nº 34461 de 25 de octubre de 2001, declaró infundada la observación formulada por la sociedad CARBONELL Y COMPAÑÍA DE CÓRDOVA S.A. y concedió el registro de la marca LA ESPAÑOLA para distinguir “Aceite, grasas comestibles, conservas. Productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza”.

   La sociedad CARBONELL Y COMPAÑÍA DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que, por Resolución Nº 1123 de 25 de enero de 2002, confirmó la decisión contenida en la Resolución 34461. El segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº 8908 de 20 de marzo de 2002, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 34461, declaró fundada la observación interpuesta por la sociedad CARBONELL Y COMPAÑÍA DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA y negó el registro como marca del signo LA ESPAÑOLA (mixto) a la sociedad ACEITES DEL SUR S.A.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La parte actora sostiene que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 “… teniendo en cuenta que la marca (sic) ‘LA ESPAÑOLA’ (mixta) clase 29ª., cumple con todos y cada uno de los requisitos que la ley marcaria exige para que una expresión sea registrada como tal … cumple ante todo con el requisito de distintividad … y se puede diferenciar perfectamente de las demás marcas registradas para este tipo de productos”. Indica que desde el punto de vista gráfico, fonético y visual los signos en conflicto son diferentes, toda vez que “En la marca LA ESPAÑOLA se aprecia una mujer campesina que está sentada y tiene en sus manos un jarrón, mientras que en la marca CARBONELL se aprecia una mujer con aspecto gitano que se encuentra sentada con la pierna cruzada y esta levantando los brazos cogiendo una rama de un árbol de olivo. Señala que los colores que identifican las marcas también son muy diferentes entre sí …”, y “… es evidente que para que el consumidor pueda solicitar el producto lo debe hacer por el nombre del mismo y no por la etiqueta, por lo cual la comparación se terminará de hacer entre las expresiones, las cuales evidentemente no guardan identidad alguna”.

   Asimismo sostiene que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 fue violado “teniendo en cuenta que la División de Signos distintivos … aplicó indebidamente este artículo, ya que determinó que la marca LA ESPAÑOLA (MIXTA) clase 29ª solicitada para registro de marca estaba comprendida en la causal de irregistrabilidad … lo cual no es cierto …las expresiones son muy disímiles entre sí, por lo cual las personas fácilmente las diferenciarán … si bien es cierto las marcas distinguen los mismos productos, no es menos cierto que por ser las marcas tan diferentes nadie las confundirá, y tanto es así que las mismas coexisten en muchos países del mundo y hasta el momento no se ha presentado ningún problema de confusión entre ellas”. Indica que el signo LA ESPAÑOLA (mixto) está registrado como marca en varios países del mundo.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda dice que, con la emisión de la Resolución 8908, “… no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486”. Igualmente dice que esta Resolución se expidió: “… legal y válidamente … declarando fundada la observación presentada y negando el registro para la marca LA ESPAÑOLA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 16 (sic) de la nomenclatura vigente”.

   Al referirse a la supuesta violación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, también dice: “ … teniendo en cuenta lo expuesto sobre confundibilidad ideológica y visual esta Superintendencia procedió a negar el registro para la marca mixta LA ESPAÑOLA, lo cual debió ser fundamento central de la demanda y no como equivocadamente lo hizo el demandante, basar sus argumentos en la confundibilidad fonética y ortográfica, que no fueron fundamento de la negación. En atención a lo anterior, procede nuevamente esta Entidad a realizar el análisis de confundibilidad conceptual y visual sobre el signo en discusión, advirtiéndole a ese Honorable Consejo de Estado, que las etiquetas sobre las cuales esta Entidad basó la negación de la marca mixta (sic) LA ESPAÑOLA … frente a la de CARBONELL mixta que reposa en los registros de la propiedad industrial … considerando que el elemento predominante en las marcas mixtas confrontadas es el figurativo, contrario a lo que afirma erróneamente el demandante quien sostiene que es el denominativo, se procedió a analizar el concepto intrínseco de las marcas mixtas … Las dos marcas mixtas evocan un concepto claro y concreto que es una mujer española sentada con un trasfondo de un paisaje rural con árboles de olivo”. Sobre la base de lo indicado, sostiene: “En consecuencia, tomando en consideración los argumentos y el análisis aquí realizado debe quedar absolutamente claro que para ese Honorable Tribunal que la confundibilidad de la marca negada se manifiesta ideológica y visualmente y que efectivamente no se ha violado el artículo 134 ni mucho menos el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, y que de igual forma así la marca LA ESPAÑOLA (mixta) cumpla con los demás requisitos de registrabilidad está incursa en la causal de condundibilidad (sic), que es una razón suficiente para su negación”.

   Sobre la prueba aportada por la actora, referente a documentos de registro de la marca LA ESPAÑOLA (mixta) en España, Canadá Rusia y Brasil, dice: “… resulta evidente que si el tema del proceso es la confundibilidad entre dos marcas mixtas, lo lógico sería aportar medios de prueba tendientes a demostrar la confusión que las mismas crean en el público consumidor de conformidad con las normas y la jurisprudencia que sobre el...