PROCESO 233-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 233-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 71, 72, literal a), y 73, literales a), d) y e), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del artículo 95 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 2400-LR. Actor: COMPANHIA ANTARCTICA PAULISTA INDUSTRIAL BRASILEIRA DE BEBIDAS E CONEXOS Marca: “GUARANA” (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 12 de enero de 2006.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes.

   Demandante: COMPANHIA ANTARCTICA PAULISTA INDUSTRAL BRASILEIRA DE BEBIDAS E CONEXOS.

   Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI); DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

   Tercero interesado: GALO MEDINA ESTRELLA.

   B. DATOS Relevantes.

   1. Los hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. GALO MEDIA ESTRELLA solicitó el 20 de febrero de 1992 ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI, el registro del signo denominativo “GUARANA” para amparar productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 30391/92.

      2. El 6 de octubre de 1992, la sociedad COMPANHIA ANTARCTICA PAULISTA INDUSTRIAL BRASILEIRA DE BEBIDAS E CONEXOS presentó observaciones al registro del signo denominativo “GUARANA”, con base en la marca denominativa “GUARANACAP” para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la clasificación Internacional de Niza, registrada en Ecuador bajo el N° 357-90 y renovada bajo el N° 845-95.

      3. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial expidió la Resolución N° 946277 del 14 de septiembre de 1995, mediante la cual rechazó la observación presentada y concedió el registro de la marca denominativa “GUARANA”.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La actora sostiene como fundamento de su demanda las siguientes razones:

      1. “GUARANACAP” es una marca notoria. Entre ésta y el signo “GUARANA” se encuentran similitudes gráficas, visuales, fonéticas y auditivas, que pueden producir confusión en los medios comerciales y en el público consumidor. Por lo tanto, se han violado los literales a), d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

      2. El signo “GUARANA” no es distintivo y, por ende, no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 81 de la Decisión 344 y en el artículo 71 de la Decisión 313, vigente al momento de presentación de la solicitud.

      3. La Resolución expedida por el IEPI carece de motivación, contradiciendo las disposiciones de la Decisión 344 que consagran que esta clase de resoluciones debe ser motivada.

      4. Los signos en conflicto sólo se diferencian en el Sufijo “CAP” de “GUARANACAP”, con lo cual se pretende disimular su similitud.

      5. El Director de Propiedad Industrial no ha seguido las sencillas reglas para el cotejo marcario que la doctrina consagra.

   3. La contestación a la demanda.

      1. Contestación por parte del Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca.

      El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca se opone a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

      • La Resolución impugnada se expidió de conformidad con la legislación vigente en materia de propiedad industrial, por lo que es plenamente legal y válida.

      • “Niego pura, simple llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la ley ni a la realidad”.

      b. Contestación por parte de la Procuraduría General del Estado.

      El Jefe del Departamento de Defensa Judicial de la Procuraduría General del Estado se opone a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

      PRIMERA: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

      SEGUNDA: Improcedencia de la demanda, por no reunir los requisitos previstos en los artículos 3 y 30 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

      TERCERA: Falta de derecho del actor para proponer la demanda, por carecer de fundamento legal sus pretensiones.

      CUARTA: Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción, según el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

      c. Contestación por parte del tercero interesado.

      El señor GALO MEDINA ESTRELLA, tercero interesado en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

      • La Resolución impugnada se encuentra en consonancia con la legislación vigente y, por lo tanto, es legal y válida.

      • Del simple cotejo marcario de los signos en conflicto, se puede determinar que no existe ningún tipo de confusión gráfico-visual o fonético-auditiva y, en consecuencia, no se genera confusión ni error en el público consumidor.

      • Los signos en conflicto protegen artículos de distinta naturaleza, encasillados en clases diferentes.

      • El signo “GUARANA” reúne los requisitos determinados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 81, 82, 83, literales a), d) y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre artículos 71, 72, literal a), 73, literales a), d) y e), de la Decisión 313, ya que la solicitud de registro del signo “GUARANA” fue presentada el 20 de febrero de 1992, fecha en la cual dicha normativa se encontraba vigente.

   Igualmente, se interpretará el artículo 95 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

   DECISION 313

Artículo 71

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(...)

Artículo 72

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior

,

(…)

Artículo 73

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos

:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…)

DecisiOn 344

Artículo 95

Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo...