PROCESO No. 216-IP-2005

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 216-IP-2005

Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 5, 6 literal f), y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sobre la base de lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Proceso Interno Nº 3854-97-M.L. Actor: Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFAR) Patente: Derivados Tieno-tiopiran-sulfonamida, composiciones farmacéuticas y uso.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de febrero del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial contenida en el oficio Nº 837 T.C.A.D.Q.1.S.3377-ML, recibido por este Tribunal con fecha 12 de octubre de 2005, mediante el cual la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, pide la interpretación prejudicial de los artículos del 1 al 7, 25, 43 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 3854-97-M.L.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 25 de noviembre de 2005.

  1. Las partes.

    La parte actora es la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFAR).

    Se demanda al Director Nacional de Propiedad Industrial del Ecuador.

  2. Determinación de los hechos relevantes.

    2.1. Hechos.

    Con fecha 29 de noviembre de 1994, la sociedad MERCK & Co., Inc. presenta la solicitud de patente de invención: “Derivados Tieno-tiopiran-sulfonamida, composiciones farmacéuticas y uso”. Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 358, de noviembre de 1994 (puesta en circulación en abril de 1995), la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFAR) presentó observación con fecha 3 de julio de 1995, por considerar que la solicitud consiste en un invento cuya patentabilidad no está permitida, dado que se trata de una invención de procedimiento (taxativamente prohibida por la normativa andina) y no reúne el requisito de novedad que exige la norma comunitaria. Dicha observación es resuelta por el Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca mediante Resolución Nº 0956512 de fecha 7 de agosto de 1996, declarándola infundada y concediendo la patente, por considerar que la misma cumple con todos los requisitos de ley exigidos para este efecto.

    Con fecha 24 de octubre de 2002, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFAR), presenta ante el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, demanda en acción subjetiva de plena jurisdicción, solicitando se declare la nulidad del titulo de patente concedido a favor de MERCK & Co., Inc.; a la que contesta el Procurador General del Estado, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual y la Compañía MERCK & Co., Inc. como tercero beneficiario. Asimismo, la actora solicita la suspensión del proceso y que se solicite la interpretación prejudicial correspondiente.

  3. Fundamentos de la demanda.

    ALAFAR fundamenta legítimo interés para intervenir en la causa y alega que la solicitud sobre el cual se concedió la patente carece de los requisitos de novedad y nivel inventivo, asimismo, el hecho de ser una invención no patentable, por consistir en un procedimiento terapéutico.

    De otro lado, afirma que dicha solicitud fue concedida de conformidad al Decreto Ejecutivo 1344-A, norma nacional (ecuatoriana) que contraviene el ordenamiento jurídico comunitario, como se señaló en la sentencia de este Tribunal (1-AI-1996), de fecha 30 de octubre de 1996, en la acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador.

    Alega asimismo, que el examen de patentabilidad efectuado carece de idoneidad, dado que el perito designado por la autoridad administrativa no es un químico farmacéutico, sino un médico; además, que el informe presentado responde a un formato que fue utilizado para 30 otros requerimientos de patentes, todos ellos presentados el mismo día, y donde argumentan la legalidad del D.E. 1344-A.

    Finalmente, la demandante recalca la parcialidad del Director de Propiedad Industrial por no examinar a fondo sus observaciones, dado que la patente solicitada no cumple con el nivel inventivo requerido por la ley, al ser un procedimiento que no puede ser patentado, y además de ello, por ser una patente concedida en los Estados Unidos en 1987, a favor de MERCK & CO, INC., y por lo tanto pertenece al estado de la técnica.

    2.3. Contestación a la demanda

    2.3.1 Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca

    Del informe que remite el juez consultante se puede extraer que el Ministerio responde en los siguientes términos:

    • Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

    • En cuanto a la legalidad y validez de la resolución impugnada, señala que la resolución fue emitida de conformidad con la normativa vigente a la fecha de la concesión de la patente.

    2.3.2 Procurador General del Estado.

    Asimismo, del informe que remite el juez nacional, se puede observar que el Procurador se limita a señalar abogado patrocinador y a adherirse a la contestación del ministerio.

    2.3.3 Tercero Beneficiario.

    De la solicitud remitida por el juez consultante, se puede extraer que MERCK & CO, INC. contesta en los siguientes términos:

    • Que, la concesión de la patente fue legalmente concedida, apoyándose en la norma ecuatoriana, D.E. 1344-A.

    • Que, las Disposiciones Transitorias del Decreto Ejecutivo 1344-A fortalecen los derechos de propiedad industrial, dan seguridad a la inversión extranjera, y a su vez fomentan las investigaciones científicas.

    • Que, el proceso 1-AI-96 (PIPELINE), que declara el incumplimiento de la República del Ecuador del artículo 5 del Tratado de Creación, y los artículos 1, 2 y 143 de la Decisión 344, no implica la denegatoria de la patente.

    CONSIDERANDO:

    Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

    Que, en base al oficio remitido por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, procede la interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4, 5, 6 literal f) y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; sin embargo, no se interpretarán los artículos 3, 7, 25 y 43 de la Decisión 344 solicitados, por no considerarse pertinentes al caso de autos.

    El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

    DECISIÓN 344

    “Artículo 1.-

    Los Países Miembros otorgarán patentes para las invensiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 2

Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

(…)

Artículo 4

Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Artículo 5

Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Artículo 6

No se considerarán invenciones:

(…)

f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico.

(…)

Artículo 143

Los Países Miembros, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de Propiedad Industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países Miembros se comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas.

(...)

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde...

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