PROCESO 223-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 223-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo a lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la misma Decisión. Marca: UBS. Actor: sociedad UBS A.G. (Sociedad Anónima) Schweizerische Bankgesellschaft (Suiza). Proceso interno Nº 2541- 2002.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 262-2005-SCS-CS de 12 de octubre de 2005, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 31 de octubre de 2005, por el que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través de su Presidenta Dra. Elcira Vásquez Cortez, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2541–2002.

La providencia de 6 de mayo de 2005, por la que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, manifestó: “… resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación de los artículos 81 y 83 incisos a) (sic) de la Decisión que regulan los requisitos para el registro de marcas y los criterios para establecer la confusión de signos suficientemente distintivos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decisión Nº 344; y, cuál es la debida aplicación de éstos dispositivos al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado Organismo emita el informe correspondiente …”.

Que de la solicitud se desprende que la acción incoada por UBS AG., pretende obtener la nulidad de la Resolución Nº 988-1999/TPI-INDECOPI de 06 de agosto de 1999, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI.

El auto de 7 de diciembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 262-2005-SCS-CS, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: UBS AG (Sociedad Anónima) Schweizerische Bankgesellschaft (Suiza). Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y Procurador del Ministerio de Industria y Turismo. Tercero interesado: United Parcel Service of America, Inc. (Estados Unidos).

b) Hechos

El 1º de julio de 1998 Schweizerische Bankgesellschaft solicitó el registro como marca del signo UBS para distinguir servicios comprendidos en la Clasificación Internacional de Niza N° 38: “telecomunicaciones, incluyendo transmisión remota de información, servicios de información con la ayuda de medios de telecomunicaciones, manejo de relaciones de clientes y terceros con la ayuda de medios de telecomunicaciones, incluyendo servicios de teléfono y videotexto”. El 12 de octubre de 1998 la Oficina de Signos Distintivos ordenó la publicación en el diario oficial El Peruano, de la solicitud de la marca UBS.

El 30 de octubre de 1998, United Parcel Service of America, Inc., presentó observación al registro del signo UBS, en base al registro previo de las marcas UPS (certificado 9713) y UPS + figura de escudo (certificado 9918), que distinguen servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por Resolución Nº 1249-1999/OSD-INDECOPI de 04 de febrero de 1999, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la observación formulada y denegó el registro solicitado.

El 1º de marzo de 1999, Schweizerische Bankgesellschaft interpuso recurso de apelación. El 30 de marzo de 1999, United Parcel Service of America, Inc., absolvió el traslado de la apelación manifestando que no es admisible sostener que se deba permitir el registro de un signo idéntico a una marca anteriormente registrada.

El 06 de agosto de 1999, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI emite la Resolución 988-1999/TPI-INDECOPI en última instancia administrativa negando el registro del signo UBS.

UBS AG presentó demanda contencioso administrativa ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia contra la Resolución 988-1999/TPI-INDECOPI. Por sentencia A.V. Nº 489-99, de 22 de abril de 2002, declaró infundada en todos sus extremos la demanda interpuesta por UBS AG, contra el INDECOPI. La actora interpuso recurso de apelación el cual es conocido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, que decidió suspender el proceso hasta que este Tribunal emita su interpretación prejudicial.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La parte actora, en demanda contencioso administrativa ante la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, sostiene que el signo distintivo UBS identifica desde hace muchos años a una de las instituciones bancarias financieras más importantes del mundo, la cual está reconocida en el territorio peruano como Banco de primera categoría.

Fundamenta su demanda en la violación de las normas del Convenio de París y dice: “A efectos de evaluar la registrabilidad de la marca denominativa UBS, nuestra empresa solicitó expresa y formalmente la aplicación de lo dispuesto en el artículo 6 quinquies del Convenio de París. De acuerdo con este tratado internacional, las autoridades nacionales están obligadas a seguir determinados criterios al evaluar una marca registrada en el extranjero. No obstante nuestro pedido expreso y violando un tratado internacional, el Tribunal del INDECOPI denegó nuestra marca UBS sin tomar en consideración lo dispuesto en la Sección C del artículo 6 quinquies del convenio antes mencionado (…)”. Indica que: “No estamos ante una violación meramente accesoria a un tratado internacional, todo lo contrario, estamos ante una resolución administrativa emitida al margen de las circunstancias de hecho que acreditan la coexistencia de las marcas en conflicto en todo el mundo y la ausencia de riesgo de confusión para los consumidores”. Además, indica: “Enfrentamos una resolución administrativa que deniega la marca de una institución bancaria suiza –ubicada entre las más importantes del mundo- por considerarla confundible con las marcas UPS, decisión que no toma en consideración que las marcas en conflicto tienen un poder distintivo debido a su prolongada coexistencia, antigüedad en el mercado y uso efectivo entre los consumidores”. Argumenta que las operaciones de la empresa United Parcel Service of America Inc. en el envío de paquetes y mensajería es tan famosa como la marca UBS vinculada a la banca, que no causa confusión entre los consumidores.

Sobre la coexistencia pacífica entre marcas a nivel internacional, dice: “la naturaleza de las operaciones permite que ambas marcas estén presentes en los más importantes mercados del mundo entero, lugares donde coexisten sin provocar error o confusión entre los consumidores”. Además argumenta que “cuando dos marcas tienen una larga tradición en los mercados mundiales, éstas adquieren una fuerte distintividad que permite a los consumidores identificarlas y distinguirlas”.

De la publicidad a nivel mundial, el actor señala que: “ambas compañías hemos realizado importantes inversiones publicitarias alrededor del mundo para promocionar nuestras respectivas marcas. Naturalmente, no puede afirmarse que tales actividades publicitarias hayan provocado error o confusión entre los consumidores alrededor del mundo”

De las denominaciones marcas de la casa, se las reconoce cuando “los consumidores asocian una denominación determinada con un determinado origen empresarial. Sin importar el producto o servicio de que se trate, los consumidores siempre asociarán la marca con un mismo origen empresarial”.

Finalmente, la parte actora dice que no existen semejanzas suficientes entre las marcas en conflicto, “el grado de semejanza gráfico – fonético de los signos en conflicto, no justifica la denegatoria a registro del signo solicitado”. Y añade que para determinar si dos signos son semejantes en grado de producir confusión, deberán tenerse en cuenta: “Apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; El grado de percepción del consumidor medio; La naturaleza de los servicios y su forma de comercialización; El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado y; Si el signo forma parte de una familia de marcas”.

Similares argumentos fundamentan las pretensiones de la parte actora en el recurso de apelación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la misma Corte Suprema del Perú.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, al contestar la demanda considera que la marca solicitada UBS resulta gráfica y fonéticamente confundible con la marca registrada UPS, motivo por el cual se encuentra incursa en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344. Además añade que la resolución impugnada ha sido expedida sin incurrir en ninguna causal de invalidez o ineficacia...