PROCESO 210-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 210-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 6885-NR. Actor: Sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A. Marca: “NEXIS”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinte y seis días del mes de enero del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 5 de octubre de 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 30 de noviembre de 2005.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es la sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A. y la parte demandada es: el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), representado por su presidente, quien ejerce la representación legal del Instituto; la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, representada por su Director Nacional; y, el Procurador General del Estado. Se considera como tercero interesado a la sociedad REED ELSEVIER PROPERTIES INC.

2. Actos demandados

   La sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A. plantea que se revoque la resolución administrativa Nº 0973106, de 15 de septiembre de 1999, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) y, notificada el 30 de septiembre del mismo año, en la cual se rechaza la observación presentada por la sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A. con fundamento en la marca de su propiedad “LEGIS”; se acepta la observación presentada por el Banco del Pichincha S.A. con fundamento en la marca “NEXO”; y se rechaza el registro de la marca “NEXIS” destinada a proteger servicios de la clase 42.

   La actora solicita, adicionalmente, que como consecuencia de lo anterior, se restituya su derecho “que ha sido negado totalmente por el acto administrativo impugnado del Director Nacional de Propiedad Industrial”, se acepte la observación presentada por la mencionada sociedad, y se ordene el archivo del expediente de la solicitud de registro del signo NEXIS, de la sociedad REED ELSEVIER PROPERTIES, INC.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes:

   1. El 6 de enero de 1997 la compañía REED ELSEVIER PROPERTIES, INC, de nacionalidad estadounidense, solicitó el registro del signo NEXIS, para proteger servicios comprendidos dentro de la Clase Internacional Nº 42 [1], bajo el trámite Nº 78739.

   2. Dentro del término legal correspondiente, la sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A., organizada bajo las leyes de la República de Colombia y con domicilio en la ciudad de Bogotá, presentó primera observación en contra del registro del signo “NEXIS”, se fundamentó en los registros de la denominación “LEGIS”, destinada a proteger productos de la Clase Internacional N°16[2], en cuatro países de la Comunidad Andina (a excepción de Venezuela), en la notoriedad del mismo y en la similitud existente entre los signos LEGIS y NEXIS.

   3. El Banco del Pichincha S.A. presentó segunda observación al registro del signo en referencia, aduciendo que es titular del signo denominado NEXO, destinado a proteger servicios de las clases números 35, 36 y 38 [3] de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. El 15 de septiembre de 1999 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución Nº 0973106, rechazó la observación presentada por la actora, aceptó la observación presentada por Banco del Pichincha, pero rechazó el registro del signo NEXIS por contravenir lo dispuesto en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344.

   5. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial revocó el contenido de los considerandos quinto, sexto y séptimo de la Resolución señalada, tomando en cuenta el escrito de desistimiento de la observación presentada por el Banco del Pichincha, “que por un error involuntario (…) no se tomó en consideración el escrito de desistimiento (…)”, anterior a la emisión de la mencionada Resolución, y ordenó la continuación del trámite de registro y la emisión del respectivo título, previo el cumplimiento de las formalidades legales.

   2. Escrito de la demanda

      La sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A. presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente. Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes:

      La actora manifiesta, por medio de apoderado, que “En Enero de 1997, la compañía REED ELSEVIER PROPERTIES, INC, solicita el registro del signo NEXIS, para proteger servicios comprendidos dentro de la Clase Internacional Nº 42, bajo el trámite Nº 78739”.

      Agrega que, dentro del término legal correspondiente, la sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A. presentó observación en contra del registro del signo NEXIS, se fundamentó en los registros del signo “LEGIS” en cuatro países de la Comunidad Andina (a excepción de Venezuela); en la notoriedad del mismo, toda vez que dicha sociedad, según la actora, es una de las empresas más grandes en Colombia, con un gran prestigio que se refleja en las marcas de su propiedad, una de ellas, y tal vez la más importante, LEGIS, registrada por primera vez en 1976. La tecnología utilizada, la publicidad invertida y el uso de los más variados canales de distribución, han dado como consecuencia la difusión, el reconocimiento y la aceptación del producto identificado con el signo LEGIS por parte del público consumidor.

      Afirma la similitud existente entre los signos LEGIS y NEXIS, así como en la relación entre los productos y servicios a prestarse, dada la naturaleza de los mismos.

      Indica que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación presentada por la actora, aceptó la observación presentada por Banco del Pichincha y rechazó el registro del signo NEXIS. Observa que al rechazar la observación planteada por la sociedad LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. LEGIS S.A., el Director Nacional de Propiedad Industrial no tomó en cuenta que el signo del actor es notorio, “razón por la que es merecedor de una protección especial (…)”.

      Añade que “(…) el signo LEGIS se encuentra registrado en Colombia para proteger servicios de la Clase Internacional No. 42, para la cual fue solicitada la marca NEXIS de propiedad de la demandada, razón por la que debió ser rechazada por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, ya que si en su momento consideró que el signo NEXIS es irregistrable por ser extremadamente similar al signo LEGIS de propiedad de mi mandante y por proteger los mismos productos, estas consideraciones debieron ser tomadas en cuenta por la Oficina Nacional Competente al resolver la observación en contra del signo NEXIS, Clase Internacional No. 42”.

      Finalmente, señala que se provocaría confusión al consumidor, pues existirían dos marcas en el mercado, denominadas de manera similar y que identifican los mismos servicios.

   3. Contestaciones a la demanda

      El Director Nacional de Propiedad Industrial, en su contestación a la demanda, deduce varias excepciones, entre ellas la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

      Alega que “Analizadas las denominaciones en conflicto del modo recomendado por la doctrina, siguiendo las reglas unánimemente aceptadas; como son que los signos sean vistas (sic) de un modo sucesivo no simultáneo, en conjunto sin fraccionarlas, una después de otra, desde la óptica del consumidor común y corriente, atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias entre otras, se concluyo (sic) que si bien existente (sic) semejanzas, entre las denominaciones en controversias (sic) estas (sic) no inducirían a confusión al público consumidor sobre la procedencia de los productos, y actividades dada la naturaleza de los mismos”.

      Señala que “La coincidencia de alguna o algunas sílabas o letras no es suficiente por sí misma para determinar la semejanza entre las denominaciones comparadas, siempre y cuando los restantes elementos posean fuerza diferenciadora”.

      Indica que “La denominación solicitada a registro es suficientemente distintiva, por lo que no existe similitud tanto gráfica, como fonética y auditiva (…), además el signo solicitado posee los suficientes elementos distintivos que la (sic) individualizan e identifican plenamente tanto en el público consumidor como en los medios comerciales”.

      Concluye expresando que por las consideraciones señaladas se resolvió rechazar la primera observación presentada, aceptar la segunda y negar el registro del signo propuesto.

      El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, (IEPI), da contestación a la demanda interponiendo los siguientes términos:

1. - Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

2. - Se ratifica en la Resolución Nº 973106, materia de la impugnación, por considerar que guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

3. - Solicita acoger las excepciones y rechazar la demanda.

4. - Y señala casillero judicial para recibir las notificaciones respectivas.

   La...