PROCESO 221-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 221-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente interno N° 2587-02. Actor: E.R. SQUIBB & SONS INC. Marca denominativa: “CAPOTEMIL”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 7 de diciembre de 2005.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: E.R. SQUIBB & SONS INC.

   Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI.

   PROCURADOR DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO.

   Tercero interesado: ILENDER PERU S.A.

   2. datos RELEVANTES.

   1. Los hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad ILENDER PERU S.A., por intermedio de apoderado, solicitó el 14 de agosto de 1998 ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro del signo “CAPOTEMIL” para amparar productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el expediente administrativo N° 9868419.

   2. Después de haberse publicado el extracto en el diario oficial ‘EL Peruano’, la sociedad E.R. SQUIBB & SONS INC. formuló observación al registro del signo “CAPOTEMIL”, con base en la marca “CAPOTEN” que ampara productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El Jefe de la Oficina de Signos Distintivos-Indecopi, mediante Resolución N° 673-1999 del 26 de enero de 1999, declaró infundada la observación presentada por la sociedad E.R. SQUIBB & SONS INC. y concedió el registro como marca del signo solicitado; en contra de esta decisión la sociedad demandante interpuso recurso de apelación.

   4. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución N° 801-1999 del 25 de junio de 1999, resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución impugnada.

   5. La actora, mediante apoderado promovió ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia proceso contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, solicitando la nulidad e invalidez de las Resoluciones 673-1999 del 26 de enero de 1999 y 801-1999 del 25 de junio de 1999.

   6. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 19 de abril de 2002, declaró fundada la demanda y, en consecuencia, la nulidad de las resoluciones demandadas.

   7. El INDECOPI, mediante escrito radicado el 2 de julio de 2002 interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

   2. Fundamentos de la demanda.

      La actora manifiesta que con la expedición de las Resoluciones demandadas se violaron los artículos 81, y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones:

   1. El signo “CAPOTEMIL” no reúne los requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, por lo tanto, está incursa en la prohibición consagrada en el artículo 83, literal a) de la misma Decisión.

   2. Lo anterior, por cuanto el signo “CAPOTEMIL” a simple vista resulta ser gráfica y fonéticamente similar y, por lo tanto, sumamente confundible con la marca “CAPOTEN”.

   3. De las nueve letras que forman el signo “CAPOTEMIL”, las seis primeras ‘CAPOTE’ son idénticas y están colocadas en los mismos lugares que las letras que forman la marca “CAPOTEN”; además, las letras situadas en séptimo lugar tienen parecida escritura y pronunciación, y más cuando se encuentran antecedidas por la vocal E.

   4. Fonéticamente las letras M y N tienen una muy parecida pronunciación y escritura similar, y al preceder a la vocal “E” en ambos casos, tienen idéntica pronunciación.

   5. Los signos en conflicto protegen productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, por consiguiente, se trata de productos que se venden en los mismos establecimientos y compiten en el mismo mercado de los productos farmacéuticos.

   6. Entre los signos en conflicto las semejanzas son mayores que las diferencias. Las marcas son similares al grado de producir confusión e inducir al público consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos a distinguir.

   7. La disposición de las letras en orden y en número son casi las mismas.

   8. Al realizar entre los signos en conflicto un cotejo conjunto y de forma sucesiva, se tiene que dejan la misma impresión visual en la mente del consumidor y que presentan elementos y caracteres comunes tanto en su aspecto gráfico como en el fonético. Todo ello impide su coexistencia en el mercado.

   3. La contestación a la demanda.

      1. Contestación por parte del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi.

      Según el informe del Juez Consultante, el Indecopi se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

   1. Los signos confrontados tienen suficientes diferencias en el plano fonético y gráfico que permiten su coexistencia pacífica sin riesgo de inducir confusión al consumidor.

   2. Desde el punto de vista fonético, los signos en conflicto difieren en el número de sílabas y en la pronunciación de su última sílaba MIL y TEN y, por consiguiente, tienen distinta pronunciación y diferente impacto sonoro.

   3. Al referirse al aspecto gráfico, se aprecia que la impresión visual de los signos es diferente, dado que, aunque su conformación inicial son seis letras similares, sus letras finales otorgan gran diferencia a las marcas “CAPOTEMIL” y “CAPOTEN”.

   4. Las marcas confrontadas no resultan confundibles, considerando posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión respecto de los productos y de su origen empresarial.

      2. Contestación por parte del tercero interesado.

      La sociedad ILENDER PERU S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, según el informe del Juez consultante y lo que se deduce de los respectivos anexos, contestó la demanda exponiendo las siguientes razones:

   1. Las marcas en conflicto están constituidas por el término CAPO, el cual es un término de uso común generalizado y débil, que se comparte entre algunas marcas bajo la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El principio activo del producto que se ampara con la marca es CAPTOPRIL, el cual es un medicamento empleado para la hipertensión y del cual se deriva el término CAP o CAPO.

   4. Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la sentencia de 19 de abril de 2002 proferida de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.

      La Sala de lo Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú declaró fundada la demanda y, en consecuencia, declaró la invalidez de las resoluciones demandadas, aduciendo:

      Del análisis comparativo de CAPOTEN y CAPOTEMIL, resultan siendo confundibles entre sí, siendo las semejanzas mayores que las diferencias, distinguiendo ambos signos, productos de la misma clase de la Nomenclatura Oficial, por lo que existe riesgo de confusión, de manera que el signo CAPOTEMIL se encuentra incurso en la prohibición establecida en el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344, concordante con el inciso a) del artículo 130 del Decreto Legislativo 823."

      5. Recursos de apelación contra la sentencia de 19 de abril de 2002, proferida de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.

      Tanto el INDECOPI como el MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, interpusieron recursos de apelación contra la referida providencia ante la SALA CIVIL DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. El primero, argumentó lo siguiente:

      • “La sentencia impugnada no toma en consideración lo dispuesto en los incisos a) y c) del artículo 131 de la Ley de Propiedad Industrial – Decreto Legislativo No. 823.

      • Es una práctica generalizada que las marcas de productos farmacéuticos incluyan partículas de uso...