PROCESO 227-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 227-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literal a), 83, literal c), y 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno N° 2002-00399-01. Actor: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. Marca: “FANTASIA” (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 8 de diciembre de 2005.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: THE COCA COLA COMPANY (COCA COLA).

   2. datos RELEVANTES.

   1 Hechos:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. solicitó el 7 de marzo de 1997 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo nominativo “FANTASIA”, para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 97.012.450.

      El registro 17589, en la solicitud se mencionó que se pretendía reemplazar para la misma marca en la misma clase.

   2. Se presentaron las siguientes observaciones al registro del signo solicitado:

      La sociedad THE COCA COLA COMPANY, con base en el lema comercial “FANTASIA EN TU BOCA”, certificado de registro 197191 para ser usado con la marca FANTA, para amparar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza (certificado 35.818).

      La compañía QUIMINSA[1], con base en la marca “FANTASIA DE TIO RICO”, registrada para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      Señaló que, además, es propietaria de la marca FANTASIA DE TIO RICO en Costa Rica, Guatemala y Honduras, y que es una marca notoriamente conocida en la región andina y a nivel mundial.

   3. El Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 24785 de 30 de julio de 2001, declaró infundada la observación de QUIMINSA; fundada la observación presentada por la sociedad THE COCA COLA COMPANY, y negó el registro como marca del signo denominativo “FANTASIA”.

   4. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación.

   5. El Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición mediante Resolución N° 44298 de 28 de diciembre de 2001, confirmando la decisión impugnada y concedió el recurso de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 13552 de 30 de abril de 2002, resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión inicial.

      2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La actora manifiesta que se violaron los artículos 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y los artículos 134 y 136 literales a) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones:

   1. La sociedad Industrias Alimenticias Noel S.A. es titular de los registros 221.123 de la marca FANTASIA en la clase 29; y 17.589 de la marca FANTASIA en la clase 30, éste último estuvo vigente hasta marzo de 1995.

   2. El registro de la marca FANTASIA era viable, teniendo en cuenta que dicha marca ya había sido registrada en la clase 30, y en cuya vigencia se solicitó el registro del lema comercial FANTASÍA EN TU BOCA de The Coca Cola Company, para la clase 32; coexistiendo, por lo tanto, pacíficamente en el mercado; además, dicho lema ha coexistido también con la marca FANTASIA, clase 29, sin presentar confusión entre el público consumidor. Lo anterior demuestra que el signo FANTASIA y el lema comercial FANTASIA EN TU BOCA pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

   3. Al comparar el signo FANTASIA con FANTASIA EN TU BOCA, se hace evidente que sus diferencias los hacen inconfundibles de manera que no pueden inducir al público a error.

   4. Desde el punto de vista conceptual, FANTASIA EN TU BOCA es una frase cuya originalidad radica en la combinación de términos, que considerados individualmente no pueden dar la connotación de marca y envían un mensaje original a fin de publicitar los productos amparados con el mencionado lema. FANTASIA, por el contrario, es una expresión única, con connotación de marca, que de manera directa identifica al producto.

   5. El signo FANTASIA para la clase 30 pretende amparar productos exclusivos de ‘galletas y confitería’, comercializados por la sociedad Galletas Noel S.A., mientras que el lema FANTASIA EN TU BOCA es el complemento de la marca FANTA, la cual ampara una ‘bebida gaseosa’ de la clase 32.

   6. La coexistencia marcaria entre los signos en conflicto ha sido continua y pacífica, tomando en cuenta que han sido registrados para las clases 29 y 32, respectivamente.

      3. La contestación a la demanda.

   1. Contestación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:

      • El signo FANTASIA solicitado para distinguir productos dentro de la clase 30 de la Clasificación Internacional, presenta semejanzas ortográficas, visuales, auditivas y conceptuales con el lema comercial registrado FANTASIA EN TU BOCA, clase 32, cuyo titular es The Coca Cola Company.

      • El signo FANTASIA clase 30, identifica “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza”, mientras que el lema FANTASIA EN TU BOCA, ampara productos en la clase 32 “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. Aunque amparan productos de clases distintas, presentan una relación para el consumidor que llevaría a pensar en un similar origen empresarial; que se refieren a la misma marca o lemas comerciales que pertenecen a un mismo titular; que distinguen una misma línea de productos dado que su destino es un mismo tipo de consumidor, además de sus iguales canales de comercialización.

      • El consumidor se ve expuesto a confusión indirecta, ya que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una gama de productos de determinada empresa.

      2. Contestación por parte de los terceros interesados.

      A pesar de que en el oficio remisorio dirigido por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado se alude a las copias de las contestaciones de los terceros interesados, no aparecen dichas copias. Del informe del Juez Consultante tampoco se alude a la intervención de los mismos.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y los artículos 136, literales a) y c) y 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, la interpretación prejudicial versará sobre los artículos 81, 82, literal a), 83, literal c) y 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la solicitud de registro de la marca “FANTASIA” fue presentada el 7 de marzo de 1997, fecha en la cual, dicha normativa se encontraba vigente. Lo anterior sin perjuicio de que las Resoluciones objeto de la controversia se hubieran expedido en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   También se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISION 344

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior,

(...)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten...