PROCESO 199-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 199-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literales a), b), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y además la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2003-0004201. Actor: Sociedad INDUSTRIAS VANYPLAS S.A. Marca: “VINIPLAS”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veinte y seis días del mes de enero del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora María Claudia Rojas Lasso.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial recibida por este Tribunal el 23 de septiembre de 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 9 de noviembre de 2005.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es la sociedad INDUSTRIAS VANYPLAS S.A. y la parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se considera como tercero interesado a la sociedad PLASTEXTIL LTDA.

2. Actos demandados

   La sociedad INDUSTRIAS VANYPLAS S.A. plantea que se declare la nulidad de la Resolución Nº 25113, de 31 de julio de 2002, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el solicitante del registro de la marca VINIPLAS concediendo el registro de ésta en la clase 22[1] de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad PLASTEXTIL LTDA.

   Solicita, adicionalmente, que como consecuencia de lo anterior, se ordene la cancelación del certificado de registro Nº 256.284 asignado por la Superintendencia de Industria y Comercio para la marca VINIPLAS; se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso; y, se ordene a la División de Signos Distintivos expedir una resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los 30 días siguientes a su comunicación.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes:

   1. “El 27 de diciembre de 1996 la sociedad Plastextil Ltda. presentó la solicitud de registro de la marca VINIPLAS para identificar productos de la clase 22 internacional de Niza (…)”.

   2. La sociedad Industrias Vanyplas S.A. presentó observación en contra de la solicitud de registro arguyendo “Derechos previos de Industrias Vanyplas S.A. sobre el nombre comercial Industrias VANYPLAS, constituida el 3 de octubre de 1974, por cuanto dada la semejanza del signo VINIPLAS con el nombre comercial VANYPLAS, su registro viola los derechos conferidos por el nombre comercial (…)”.

   3. La División de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 1966, de 30 de enero de 1998, declaró fundada la observación presentada por Industrias Vanyplas S.A. y negó el registro del signo VINIPLAS en la clase 22 internacional de Niza considerando que “las semejanzas gráfica, fonética y conceptual entre las marcas VANYPLAS y VINIPLAS originaban un riesgo de confusión de coexistir en el registro”.

   4. La sociedad solicitante presentó recurso de apelación a esta Resolución, pidiendo la revocatoria de la misma y afirmando que, a pesar de tratarse de dos marcas semejantes o iguales, la coexistencia debía ser permitida porque los productos que cada una identifica no tienen relación alguna entre sí.

   5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 25133, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Plastextil Ltda. revocando la Resolución Nº 1966 y concediendo el registro del signo VINIPLAS a la sociedad Plastextil Ltda. aduciendo que “no obstante las semejanzas fonéticas y gráficas entre las marcas VINIPLAS y VANYPLAS, los productos que distinguirían cada una de ellas no presentan relación entre sí, razón por la cual es posible su coexistencia en el registro”.

   2. Demanda

      La Sociedad INDUSTRIAS VANYPLAS S.A. presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente. Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes:

      Indica que “Además de las grandes similitudes fonéticas, gráficas y conceptual entre el signo solicitado a registro VINIPLAS y la marca VANYPLAS de Industrias Vanyplas S.A. previamente registrada en las clases 21[2], 20[3], 28[4] y 17[5] de la Clasificación Internacional de Niza, existe relación ente los productos que cubren los registros de la marca de mi representada y los productos que cubre el registro del signo VINIPLAS”. (añadido el texto de las clases 21, 20, 28 y 17 de la Clasificación Internacional de Niza).

      Señala que “La Asociación entre los productos identificados con el signo VINIPLAS y la marca VANYPLAS, ocasionaría un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, lo más probable es que el consumidor crea que está adquiriendo un producto que tiene el mismo origen empresarial de aquellos identificados con la marca notoria, incluso pudiendo pensar que se trata de una derivación de la marca, como bien podría ser el caso de VANYPLAS – VINIPLAS”.

      Añade que “La imitación de la marca notoria disminuye la fuerza distintiva de la marca, ya que de coexistir en el registro y por consiguiente, en el mercado, varias marcas muy parecidas entre sí, se llegaría a una confusión real sobre qué marca identifica qué productos o servicios”.

      Finalmente, arguye que en aplicación del principio “primero en el tiempo primero en el derecho” Industrias VANYPLAS S.A. goza de exclusividad sobre su nombre comercial desde el año de 1974, lo cual le faculta para impedir que terceros pretendan usar un signo distintivo igual o similar para actividades comerciales del mismo ramo de negocios.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la accionante por cuanto carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para que prosperen.

      Señala que “efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas “VANYPLAS” clases 17, 20, 21 y 28 de la nomenclatura vigente no arroja confusión habida cuenta que distinguen productos de clases distintas (…)”.

      Indica que “la expresión “VINIPLAS” de la clase 22 (sic) a contrario de lo que afirma el accionante, tiene suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados se tiene que, ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…)”.

      Afirma que VINIPLAS distingue productos comprendidos en la clase 22 (sic), para distinguir bebidas alcohólicas; y, VANYPLAS aquéllos de las clases 17, 20, 21 y 28 por tanto “distinguen productos comprendidos en clases diferentes permitiendo su coexistencia en el mercado sin conlleven (sic) al público consumidor a error”.

      Agrega que para que se niegue una solicitud de registro de marca se requiere que concurran simultáneamente dos elementos, a saber: 1. referente a las marcas, en las cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético; y, 2. determinar el alcance de su cobertura, es decir los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto. Al respecto, indica que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas “VINIPLAS” clase 22 solicitada por la Sociedad Plastextil Limitada frente a “VANYPLAS” clases 17, 20, 21 y 28 registrada a favor de la sociedad Vanyplas S.A., se concluye que si bien existen semejanzas entre sí, no existe confundibilidad entre las mismas habida cuenta que distinguen productos diferentes que no presentan relación entre sí; por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, ni afectación a los derechos de terceros”, pues no están destinados a un mismo tipo de consumidor y no comparten los canales de distribución y comercialización.

      Concluye argumentando la legalidad del acto administrativo impugnado al decir que “(…) se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como aduce la parte demandante”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad PLASTEXTIL LTDA., no se manifestó con respecto a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 9 de noviembre de 2005.

2. Normas del...