PROCESO No. 211-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 211-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 71, 73, literal a, y 92 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad SOREMARTEC S.A.

Caso: signo “RAFFAELLO (mixto)”.

Expediente Interno No. 2003-0043101

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veintiséis de enero del año dos mil seis.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de los “Artículos 134,136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Maria Claudia Rojas Lasso, y recibida en este Tribunal en fecha 6 de octubre de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega que “La Sociedad SOREMARTEC S.A., con fecha de 4 de diciembre de 1992, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca RAFFAELLO (mixta) para distinguir todos los productos de la Clase 30 Internacional”; que “La Sociedad RACAFÉ Y CIA. S.C.A. formuló oposición con base en la semejanza entre la marca RAFAEL, en la Clase 30 Internacional registrada … para distinguir ‘café en grano’ ”; que “Por medio de la Resolución No. 35100 del 30 de octubre de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro para la marca RAFFAELLO (Mixta)”; que “La sociedad SOREMARTEC S.A. interpuso los recursos de reposición y subsidiario de apelación contra la resolución No. 35100 del 30 de octubre de 2002”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 5835 del 27 de febrero de 2003, revocó la Resolución impugnada No. 35100 del 30 de octubre de 2002 y concedió el registro de la marca RAFFAELLO (Mixta) en la clase 30 internacional y declaró infundada la oposición presentada por Racafé y Cía. S.C.A.”; y que “Mediante Resolución No. 12315 de 30 de abril de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente a nombre de Rafael Espinosa Hermanos y Cia. S.C.A., revocando la decisión contenida en la Resolución 5885 de 2003 en relación con la concesión de la marca RAFFAELLO (Mixta) en la Clase 30 Internacional y negó el registro de la misma”.

   En el texto de la demanda se indica que el 18 de octubre de 2002 la solicitante del registro “presentó la correspondiente defensa, limitando el registro de la solicitud de la marca RAFFAELLO (Mixta) en la Clase 30 Internacional para ‘Chocolatería, confitería, pastelería y heladería’ ”.

   1.2. Cuestión de derecho

   El consultante informa que la actora denuncia la violación de los artículos “134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina … ya que no se aplicaron adecuadamente las reglas que ha enunciado el Tribunal Andino de Justicia, por las siguientes razones: La marca RAFFAELLO (Mixta) en la Clase 30 Internacional es registrable como marca en virtud de que Soremartec S.A. cuenta con los derechos marcarios vigentes en Colombia sobre la marca RAFFAELLO (MIXTA), FERRERO RAFFAELLO (mixta) y FERRERO RAFFAELLO (MIXTA) en la Clase 30 Internacional en el mercado y no se ha presentado confusión alguna entre las marcas Raffaello y la marca RAFAEL de la sociedad Rafael Espinosa Hermanos y Cia. S.C.A. por tanto goza de suficiente distintividad. La confundibilidad entre dos marcas se debe estudiar evaluando la impresión de conjunto generada por los signos y no por el estudio de la disgregación de sus elementos, como ocurrió en este caso … No existe argumentación jurídica por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, según la cual la marca RAFFAELLO (Mixta) en la Clase Internacional sea susceptible de generar una confusión en el mercado, cuando la marca FERRERO RAFAELLO (Mixta) (sic) ya se encuentra registrada, vigente y coexistiendo pacíficamente con la marca RAFAEL en la misma clase desde hace unos años … El signo RAFFAELLO (Mixta) en la clase 30 internacional goza de los requisitos de distintividad exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486 … siendo esta marca, apta para ser registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio”.

   El Tribunal observa que, según la demanda, “Existe … un derecho concedido y vigente a nombre de la sociedad Soremartec S.A. para la marca RAFFAELLO (Mixta) tal como se demuestra en las copias simples de los certificados de las marcas RAFFAELLO (Mixta) …”; que “Las marca (sic) RAFFAELLO de propiedad de mi poderdante fueron registradas hace aproximadamente nueve (9) años ante la Oficina de Marcas sin que hasta el momento se haya presentado confusión alguna con la marca RAFAEL base de la oposición …”; que, a juicio de la actora, “ha sido tradicionalmente aceptado que dos marcas son confundiblemente similares cuando debido a la concurrencia de los factores de confundibilidad del signo y conexidad entre los productos, se coloca al consumidor en la errada convicción de que: ▪ una marca es otra marca. ▪ ambas marcas pertenecen al mismo propietario. ▪ las respectivas marcas están siendo utilizadas bajo licencia o en virtud de algún otro tipo de relación con el propietario”; que “… teniendo en cuenta que mi representada Soremartec S.A. cuenta ya con tres (3) registros para la marca RAFFAELLO (Mixta) las cuales se utilizan en el mercado, resulta evidente que no existe confusión marcaria entre los dos signos en atención a que se dirigen a tipos de productos diferentes y específicos, que han adquirido recordación individual dentro del mercado y dentro de su respectivo ramo de clientes”; y que “no existe la necesidad de realizar este tipo de comparaciones en atención a que es un hecho claro y evidente que dentro del mercado no existe ni ha existido confusión entre los productos de ‘chocolatería, confitería, pastelería y heladería’ contramarcados RAFFAELLO (Mixta) por Soremartec S.A. y el ‘café en grano’ contramarcado RAFAEL por Rafael Espinosa Hermanos y Cia. SCA”.

   La actora argumenta que, en el caso de la referencia, “donde dos titulares distintos tienen inscritas marcas fonéticamente similares dentro de la misma clase, encontramos que dentro del mercado real, el consumidor no confunde ‘confites, heladería, pastelería y confitería’ con ‘café en grano’ más teniendo en cuenta que la sociedad Rafael Espinosa Hermanos y Cia. SCA. utiliza dicha marca para contramarcar café en grano en ventas al por mayor y para la exportación. Mientres (sic) que Soremartec S.A. comercializa su producto al detal y para consumidores particulares, los cuales difieren totalmente de aquellos para los cuales se dirige la marca de propiedad de Rafael Espinosa Hermanos y Cia. SCA.”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, no ha guardado un criterio uniforme en la determinación de la conexidad entre productos y servicios dentro de la misma Clase”, ya que “Si bien, como en este caso, se ha señalado que el ‘café en grano’ y los productos de ‘chocolatería, confitería, pastelería y heladería’ son confundibles al punto de crear confusión dentro del consumidor; también ha sostenido, la posición exactamente contraria al señalar que el ‘café y sus derivados’ no son conexos con los productos de ‘confitería, galletería y chocolatería’ ”; que “La confundibilidad entre dos marcas se debe estudiar evaluando la impresión de conjunto generada por los signos, y no por el estudio de la disgregación de sus elementos”; y que “El examinador deberá estudiar la confundibilidad entre dos signos asumiendo la posición del consumidor potencial, es decir aquella persona que podría verse afectada por el uso de las marcas, bien sea antes, durante o después de la venta de los productos identificados con éstas”.

2. Contestación a la demanda

   2.1. Informa el consultante que, según la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, “el examen de registrabilidad esta (sic) dado por la comparación entre el signo ‘RAFFELLO’ (MIXTA) (sic), y la marca registrada ‘RAFAEL’ (nominativa), y basta que la identidad se presente en uno de los campos fonéticos, conceptual, ortográfico. En este caso se probó que exista (sic) el riesgo de confundibilidad y, en consecuencia, se ha configurado la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 …”.

   La Superintendencia sostiene, en su escrito de contestación a la demanda, que “el principio de especialidad … circunscribe la protección de una marca a los productos o servicios descritos en el registro y así el alcance de la cobertura incide en el derecho a evitar el registro de una solicitud marcaria, para solo (sic) aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o siquiera relacionados en alguna medida”; que “la marca ‘RAFFAELLO’, (mixta) (solicitada), clase 30 presenta semejanzas ortográficas, fonéticas y conceptuales con la marca ‘RAFAEL’ clase 30, existiendo posibilidad de confusión, más aún si se tiene en cuenta que distinguen productos de la misma clase”; que “… la...