PROCESO 176-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 176-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre la base de la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación, de oficio, del artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED. Marca: “BSCH” (nominativa). Proceso interno N° 2001-0262 (7317).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 7 de septiembre del año 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 26 de octubre del año 2005.

1. ANTECEDENTES:

   1.1. Partes

   La demanda es presentada por la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED.

   La demandada es la Nación colombiana, representada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

   Se considera como tercero interesado en los resultados del proceso a la sociedad ROBERT BOSCH GMBH.

   1.2. Actos demandados

   La interpretación se plantea en razón de que la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED, por intermedio de apoderado, solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

   - Nº 20467, de 25 de agosto de 2000, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió negar el registro de la expresión “BSCH” (nominativa), como marca que distinga servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad actora, con base a la existencia de la marca BOSCH (mixta) de propiedad de la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, que ampara también servicios de la Clase 36.

   - Nº 31167, de 30 de noviembre de 2000, emitida por la misma Autoridad, quien, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma y concedió el recurso de apelación; y,

   - Nº 10829, de 30 de marzo de 2001, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución, quien, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución 20467, de 25 de agosto de 2000.

   Solicita, adicionalmente, la actora que, como consecuencia de lo anterior, se ordene conceder el certificado de registro correspondiente a la marca “BSCH (nominativa)”.

   1.3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   - El 2 de diciembre de 1999, la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LTD., presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para obtener registro como marca del signo “BSCH” (nominativa), destinado a distinguir servicios de la clase Nº 36 de la Clasificación Internacional de Niza.[1]

   - El extracto de esa solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 488 y no fueron presentadas observaciones por parte de terceros interesados.

   - El 25 de agosto de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 20467, por medio de la cual negó el registro como marca para el signo “BSCH” (nominativa), con base en la existencia de la marca “BOSCH” (mixta) de propiedad de la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, que ampara servicios de la misma clase 36.

   - La sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LTD. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución emitida.

   - El 30 de noviembre de 2000 fue resuelto el recurso de reposición, mediante Resolución Nº 31167, confirmando la resolución impugnada y concediendo el recurso de apelación.

   - El 15 de junio de 2000, las sociedades BANCO SANTANDER S.A. y su subsidiaria SANTANDER INVESTMENT BANK LTD., firmaron con la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, un acuerdo a nivel mundial, para la coexistencia de los signos BSCH y BOSCH, dentro del cual se incluyó la clase 36; el mencionado documento se encuentra protocolizado ante FRANCISCO JAVIER MONEDERO SAN MARTIN, Notario de Madrid, España.

   - El 19 de febrero de 2001, la sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LTD. radicó escrito de modificación limitando los servicios a distinguir con el signo BSCH; a dicha solicitud se anexó el recibo de la tasa respectiva y se presentó en el formulario único de correcciones y modificaciones de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes.

   - El 21 de febrero de 2001, la actora mediante escrito de sustentación del recurso de apelación insistió sobre las diferencias que caracterizan a los signos en conflicto “BSCH” y “BOSCH (mixta)”.

   - El 30 de marzo de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió dicho recurso, mediante Resolución Nº 10829 que también confirmó la Resolución Nº 20467; quedando así agotada la vía gubernativa.

   b) Escrito de demanda

   La sociedad SANTANDER INVESTMENT BANK LIMITED, con domicilio en Financial Center 3 piso, esquina calles Shirley y Charlotte, Nassau, Bahamas, por medio de apoderado, señala que radicó solicitud de registro de la marca “BSCH” (nominativa), el 2 de diciembre de 1999, para identificar servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza; que mediante la Resolución Nº 20467, de 25 de agosto de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo solicitado. Que, posteriormente, la sociedad demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con base en todo lo cual la Superintendencia emitió las Resoluciones 31167, de 30 de noviembre de 2000 y 10829, de 30 de marzo de 2001, confirmando lo decidido en la resolución inicial.

   Afirma que el 15 de junio de 2000, la sociedad BANCO SANTANDER S.A. y su subsidiaria SANTANDER INVESTMENT BANK LTD., firmaron con la sociedad ROBERT BOSCH GMBH, un acuerdo a nivel mundial, para la coexistencia de los signos BSCH y BOSCH, dentro del cual se incluyó la clase 36. El mencionado documento se encuentra protocolizado ante FRANCISCO JAVIER MONEDERO SAN MARTIN, Notario de Madrid, España.

   A este respecto sostiene que “(…) se omitió el acuerdo de coexistencia firmado entre las empresas titulares de los signos en conflicto, lo que significa que en esta instancia no se estudiaron ni valoraron los argumentos y pruebas aportadas, con motivo del escrito de sustentación del recurso de apelación presentado dentro del término legal.”.

   Realiza una transcripción del artículo 134 de la Decisión 486 y, argumenta que la marca solicitada a registro “(…) cumple con los presupuestos consagrada (sic) en la disposición”.

   Expresa que “En conclusión el signo BSCH, cumple con las exigencias consagradas en la disposición comentada para ser otorgada como marca de fábrica y de comercio para distinguir servicios comprendidos en la clase 36.”.

   Asevera la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 al sostener que la apreciación emitida por la Superintendencia “(…) resulta apresurada y consecuentemente errónea, pues no obstante a que el funcionario, tiene autonomía para determinar y establecer la semejanza de los signos, debe atender y observar ciertas reglas, establecidas por la jurisprudencia, y que son las que garantizan un fallo ajustado a derecho.”.

   Con relación a la clase de productos o servicios que protege la clase 36 manifiesta, en lo principal, que “Cada signo distingue servicios que aunque están comprendidos en la misma clase 36 son muy específicos, y que tienen destinos también muy específicos y concretos, los servicios de mi mandante identificados con el signo BSCH se refieren a actividades financieras y de banco, mientras que los servicios distinguidos con la marca BOSCH, son servicios seguros para aparatos e instrumentos científicos, y en general seguros para equipos especiales como quedó especificado en el párrafo precedente, es decir que los servicios de una y otra compañía van a tener diferentes canales de comercialización, sin riesgo de confusión para los consumidores en cuanto a los servicios y el origen empresarial de los mismos. En esta instancia la Superintendencia omitió estudiar el principio de especialidad de los signos, que debe tenerse en cuenta cuando el signo distingue productos o servicios específicos y concretos.”.

   Pone de relieve un caso similar correspondiente a un conflicto entre las marcas UBS y UPS, aseverando que “La referida decisión pone de presente la flexibilidad que se debe tener en éstos asuntos que corresponden a siglas cortas, donde una letra es determinante. Si la Superintendencia consideró que era viable la coexistencia de las marcas UBS y UPS, para la misma clase 36, con más razón ha debido valorar y considerar la coexistencia de las marcas BSCH y BOSCH, para la clase 36; adicionalmente debemos resaltar que actualmente se encuentra registrado y vigente el signo BCH, para la clase 36 a favor del Banco Central Hipotecario (…). Lo comentado demuestra que la Superintendencia de Industria y comercio (sic), no aplicó correctamente los procedimientos de cotejo o comparación de los signos, y ese proceder trajo...