PROCESO No. 191-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 191-IP-2005

Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 literales a), b) y h), 190, 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia y de oficio los artículos 191, 200 y 228 de la misma norma. Proceso Interno Nº 2003-00096. Actor: TRANSPACK LTDA. Marca: TRANSPACK (Mixta).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenida en el oficio Nº 1375, de fecha 19 de agosto de 2005, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del proceso interno Nº 2003-00096.

Que la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de octubre de 2005.

1. Las partes.

   La parte actora es TRANSPACK LTDA.

   Se demanda a la Nación colombiana, por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio

2. Determinación de los hechos relevantes.

   En fecha 10 de abril de 2001, la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. solicita el registro de la marca TRANSPACK (Mixta) para distinguir servicios de la clase 36 (Todo tipo de transacciones comerciales que se realicen a través de la bolsa). Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 969, se presentó oposición por parte de la sociedad TRANSPACK LTDA. con base a su marca TRANSPACK registrada en clase 39 (Servicios de transporte; embalaje y almacenaje de mercaderías, organización de viajes) con certificado Nº 178827, vigente hasta el 19 de abril de 2005, y el derecho que le concede el uso del nombre comercial TRANSPACK Ltda. y la solicitud prioritaria de la enseña comercial TRANSPACK.

   La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 38413 de 26 de noviembre de 2001, declara infundada la oposición y concede el registro del signo solicitado, por considerar que los servicios que distingue tanto la marca, como el nombre y enseña comercial del opositor, no guardan relación con los servicios del signo solicitado por INTERNEXA S.A.E.S.P., pues la finalidad de cada uno determina en cada caso, características propias y fácilmente diferenciables por el consumidor.

   La actora, dentro del término legal, presenta los recursos de reposición y en subsidio de apelación, que son resueltos mediante la Resolución Nº 01465 de 28 de enero de 2002, que en reposición confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 38413 de 2001; y la Resolución Nº 28447 de 3 de agosto de 2002, que también confirma la resolución impugnada, esto es, declara infundada la oposición y concede el registro de la marca solicitada, dando de esta manera por finalizada la vía administrativa.

   2.2. Fundamentos de la demanda.

   La actora señala en su demanda que las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio violan la normativa comunitaria en los artículos 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486, ya que a su criterio, la concesión del registro de marca ocasiona que el consumidor asocie los servicios ofrecidos por su empresa —que posee una larga trayectoria en el país— con los servicios que pretende abarcar la empresa solicitante, pues su empresa lleva aproximadamente 35 años operando y funcionando en Colombia, y ya posee un goodwill adquirido, y asimismo, ha invertido una gran cantidad de dinero en publicidad y estrategias de mercado. Argumenta también que su marca goza de ser reconocida como un signo notoriamente conocido.

   De esta manera, solicita se declaren nulas las resoluciones emanadas del órgano administrativo antes mencionado.

   2.3. Contestación a la demanda.

   2.3.1 De la Superintendencia de Industria y Comercio.

   La Superintendencia de Industria y Comercio, en contestación a la demanda, argumenta la legalidad de todos los actos administrativos demandados, asimismo precisa que sus actuaciones al conceder el registro de la marca se basan en un análisis de confundibilidad marcaria que determinó que la marca concedida goce de la suficiente distintividad para acceder al registro.

   Además, señala que las marcas confrontadas no tratan de servicios complementarios ni intercambiables, que no son del mismo género y responden a diferentes finalidades, y que por dicho motivo no son confundibles.

   En referencia a la confundibilidad con el nombre y enseña comercial, la Superintendencia concluye que no existe fundamento para afirmar que el uso del nombre comercial en referencia con los servicios de la clase 36, pueda generar riesgo de confusión o de asociación con el signo TRANSPACK, dado que los servicios en cuestión no guardan relación entre sí.

   2.3.2 Tercero Coadyuvante.

   INTERNEXA S.A. E.S.P en calidad de coadyuvante contesta la demanda argumentando que la demandante no distingue entre los objetos sociales de las dos empresas, ni menos la inexistente relación de los servicios que prestan, de ello deriva su errónea interpretación de una violación de la normativa andina por parte de la Superintendencia.

   Argumenta asimismo, que para que sea irregistrable una marca por la causal relativa a la confundibilidad en los términos del literal a) del artículo 136, es necesario que se presenten dos elementos, el primero referido a la similitud conceptual, visual y fonética, y el segundo referido al análisis que se debe hacer de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto. Así, si bien es cierto que el registro de la marca concede el derecho exclusivo al uso, esto no significa que lo sea para todos los productos y servicios, pues el uso exclusivo se debe aplicar sólo para los bienes y servicios en los cuales se encuentra registrada.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, de acuerdo a la solicitud, adjunta al oficio remitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado, de la República de Colombia, este Tribunal procederá a la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), 136 literales a), b) y h), 190, 225 y de oficio, los artículos 191, 200 y 228, todos ellos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no así, la de los artículos 154, 155 y 166 de la Decisión 486 por no ser pertinentes al caso concreto.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 486

   (...)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o...