PROCESO 206-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 206-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: RUMATEX (mixta). Actor: PEGATEX LIMITADA. Proceso interno Nº 2003-00056 01.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de enero del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00056 01.

El auto de 30 de noviembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial, por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al oficio Nº 1339 de 05 de agosto de 2005, recibida en este Tribunal el 07 de octubre de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es la sociedad PEGATEX LIMITADA y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero interesado es la sociedad RUMATEX DE COLOMBIA LIMITADA.

2. Hechos

   El 5 de febrero de 2002, la sociedad RUMATEX DE COLOMBIA LIMITADA solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo RUMATEX (mixto) para distinguir productos de la Clase 17. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 17: Caucho, gutapercha, goma, aminiato, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calefatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos). Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 514 de 22 de marzo de 2002, la sociedad PEGATEX LIMITADA presentó oposición con base en el registro de su marca ATEX registrada para productos de la Clase 16 especialmente “papel y artículos de papel; cartón y artículos de cartón; impresos, diarios y periódicos; artículos de encuadernación, materias adhesivas para papelería, goma adhesiva para papelería, materias pegamentosas para papelerías; cintas adhesivas; goma de almidón (cola); goma de borrar; goma de pegar; goma de raspar; lápices de goma y goma para tinta”.

   Por Resolución Nº 23902 de 26 de julio de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición interpuesta por PEGATEX LIMITADA y concedió el registro de la marca RUMATEX (mixta) a favor de RUMATEX DE COLOMBIA LIMITADA para productos de la clase 17.

   La actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la referida Resolución. El primero fue resuelto por Resolución Nº 32077 de 30 de septiembre de 2002, en la que la misma Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la Resolución impugnada, concediendo el recurso de apelación. El segundo fue resuelto mediante Resolución Nº 33133 de 18 de octubre de 2002 en la que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 23902.

   c) Fundamentos jurídicos de la demanda

   La actora inicialmente cita los argumentos con los que realizó las observaciones y los que presentó para los recursos de reposición y apelación. Sostiene que, por falta de aplicación, se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 toda vez que: “… las marcas confrontadas de acuerdo con las reglas de cotejo marcario presentan una clara confundibilidad indirecta, por lo que las resoluciones atacadas violaron directamente la prohibición contenida en la mencionada norma”. Sostiene también que existe confundibilidad indirecta, toda vez que: “…la sociedad solicitante deliberadamente la reproduce y la acompaña de una expresión carente de toda distintividad (RUM), aprovechándose con ello del prestigio que ha obtenido mi representada en el mercado colombiano …” .

   En cuanto a la relación de productos dice que “… ninguna de las tres resoluciones demandadas realizó un análisis de éste punto, pues al no encontrar riesgo de confusión directa entre las marcas ATEX y RUMATEX, simplemente consideraron que la oposición presentada por PEGATEX LTDA. carecía de fundamento y por tanto no era necesario un pronunciamiento sobre el particular”. Sostiene que; “… la marca ATEX es utilizada en el mercado por PEGATEX LTDA., entre otros, como un PEGANTE DE CAUCHO, por lo que la relación de productos en el mercado resultaría evidente”.

   Al referirse al riesgo de confusión dice que “Demostrado … que existe riesgo de confusión entre las marca (sic) ATEX y RUMATEX, la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en una violación a la normatividad andina de propiedad industrial al conceder éste último signo, pues evidentemente no cuenta con la distintividad exigida para ser considerada como marca”.

   Finalmente argumenta que: “… las Resoluciones que se impugnan omitieron realizar un análisis que permitiera verificar la existencia de confundibilidad indirecta entre las marca (sic) ATEX y RUMATEX, confundibilidad que como ya quedó demostrado, efectivamente se presenta…”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “… no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Igualmente dice que la Resolución Nº 23902 se expidió: “… legal y válidamente … concediendo el registro de la marca RUMATEX (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 17 … solicitada por la sociedad RUMATEX DE COLOMBIA LTDA.”.

   Al referirse al artículo 134 de la Decisión 486 dice que “… la palabra RUMATEX (MIXTA), es susceptible de representación gráfica … no carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘RUMATEX (MIXTA)’ (solicitada), y ‘ATEX’ (registrada) resulta indudable que no presentan similitudes fonéticas, que claramente le otorgan a la marca solicitada, la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

   Sobre el argumento de la actora de que el examen de registrabilidad “… se hiciera descomponiendo o fraccionando este signo en dos partes. RUM + ATEX para que en una de las partes quedara comprendida la marca registrada ATEX, situación sobre la cual no es posible acceder, por cuanto el estudio se debe realizar en conjunto y sobre la totalidad de sus elementos integrantes, esto es: RUMATEX, contra ATEX, y no RUM – ATEX, contra ATEX, ya que se viola el principio de la unidad fonética de las estructuras lingüísticas”.

   Con referencia a la relación de productos dice: “… los signos en conflicto pertenecen a clases diferentes como son RUMATEX distingue productos la (sic) clase 17, y ATEX distingue productos de la clase 16, debiéndose analizar la conexidad competitiva entre ambas marcas, y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas … los productos que distinguen las marcas en conflicto RUMATEX y ATEX, no tienen la misma finalidad o uso del producto o servicio, el de su aplicación normal y su utilización práctica, con lo cual se descarta cualquier posible riesgo de confusión”.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para...