PROCESO 213-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 213-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, e interpretación prejudicial de oficio del artículo 102 de la misma Decisión. Marca: SHE (mixta). Actor: sociedad SHER S.A. Proceso interno Nº 8020-LP.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de enero del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, a través de su presidente Doctor Eloy Torres Guzmán, a este Órgano Jurisdiccional para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 8020-LP incoado por la sociedad SHER S.A.

El auto de 25 de noviembre, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada en el oficio Nº 889-TCA-DQ-1S-LP, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es la sociedad SHER S.A. y demandados son el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Tercero interesado es la compañía SHE AND BOGIE GESSELLSCHAFT FUR MODEVERTRIEB MBH & CO. SERVICE KG.

2. Hechos

   El 31 de agosto del 2000 la compañía SHE AND BOGIE GESSELLSCHAFT FUR MODEVERTRIEB MBH & CO. SERVICE KG solicitó el registro como marca del signo SHE Y DISEÑO para proteger productos comprendidos en la Clase 25. (Clasificación Internacional de Niza, Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería), petición admitida a tramite bajo el numero 107100-2000.

   El 6 de noviembre de 2000, la sociedad SHER S.A. presentó observaciones al registro solicitado con fundamento en la posibilidad de confusión visual y auditiva del signo solicitado SHE Y DISEÑO con su marca CHER registrada para productos, también, de la Clase 25. El 9 de enero del 2001 la compañía SHE AND BOGIE GESSELLSCHAFT FUR MODEVERTRIEB MBH & CO. SERVICE KG contestó las observaciones.

   Por Resolución Nº 978525 de 9 de febrero de 2001, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, concedió el registro como marca del signo SHE y DISEÑO y rechazó la observación interpuesta por SHER S.A.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La actora sostiene que SHER S.A. “(...) tiene un mejor derecho en relación con el solicitante del signo SHE Y DISEÑO, toda vez que el registro de la marca CHER es un derecho adquirido y no una mera expectativa”. La demandante invoca el artículo 154 de la Decisión 486, es decir, el derecho al uso exclusivo de una marca.

   Asimismo sostiene que “En el trámite de observación (...) al registro del signo SHE Y DISEÑO (...) argumentó la evidente existencia de similitud en los campos visual y auditivo (...)”. Dice que: “A efectos de determinar la posibilidad de confusión entre los signos, hay que determinar la fonética de las palabras, a fin de ver qué grado de similitud existe en su pronunciación, tomando en cuenta en el presente caso, al ser la palabra SHE del idioma inglés, un idioma extranjero, pueden existir dos pronunciaciones para la misma: aquella que le daría quien sabe hablar inglés, y aquella que le daría quien no lo sabe (...). En base a lo dicho se puede concluir que al pronunciar los monosílabos CHER y SHE (...) el consumidor se puede ver confundido por su gran similitud”.

   Manifiesta que “(...) la posibilidad de confusión visual, y la fonética similar que causa la posibilidad de confusión auditiva entre los signos CHER y SHE, no han sido tomadas en cuenta por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial”. Dice que “(...) existe evidente similitud ortográfica y fonética entre los signos CHER y SHE Y DISEÑO y en consecuencia es absurdo creer que la marca solicitante tenga per se un carácter distintivo (...) el signo SHE Y DISEÑO carece de la característica esencial de distintividad”. También dice que el signo solicitado “(...) carece de la característica esencial de especialidad (...) SHE Y DISEÑO no distingue en el mercado los productos que pretende amparar, lo dicho al considerar que las marcas protegen los mismos productos en la Clase Internacional No. 25”. Por lo tanto, sostiene que el signo solicitado contraviene lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486.

   Finalmente manifiesta que “En el caso de que se conceda el registro de la marca solicitada SHE Y DISEÑO, existirán dos marcas en el mercado denominadas de manera similar y que identificarán exactamente los mismos productos. Es el público consumidor que se verá confundido por las marcas similares y será mi mandante, la compañía SHER S.A., la perjudicada por una indebida apropiación de su prestigio como fabricante”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda diciendo: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda … Me ratifico en la resolución No. 978525, materia de impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”.

   La delegada del Procurador General del Estado, contesta la demanda manifestando que: “(...) corresponde al representante legal del IEPI comparecer directamente a juicio (...). Con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso (...) señalo el casillero judicial (…)”.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda y presenta las siguientes excepciones: “a.- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda (...) c.- De conformidad con lo dispuesto pro el Atr. (sic) 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (...) la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre la concesión o denegación de un registro (...) f.- Analizadas las denominaciones en conflicto del modo recomendado por la doctrina siguiendo las reglas únicamente aceptadas, como son que las marcas sean vistas de un modo sucesivo no simultáneo, en conjunto sin fraccionar las (sic), una después de otra desde la óptica del consumidor medio, atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias, entre otras, se concluyo (sic) que no existen semejanzas gráfico-visual, fonético-auditivo, capaces de producir confusión al público consumidor o a los medios comerciales (...) g.- La marca solicitada tiene caracteres de especialidad y distintividad que la hacen registrables de acuerdo a normativa comunitaria y a la legislación nacional, de tal suerte que la mayoría de los compradores podrán distinguir si se trata de las misma (sic) denominación o de dos distintas h.- Por las consideraciones expuestas y por cumplir con el requisito contemplado en el Art. 134 de la Decisión 486 (...) y no encontrarse inmersa dentro de las prohibiciones del Art. 136 literal a) de la Decisión 486 (...) la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación presentada y conceder el registro de la marca solicitada”.

   La compañía SHE UND BOGIE GESSELLSCHAFT FUR MODEVERTRIEB MBH & CO SERVICE KG, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo que: “(...) el término ‘SHE’ es un término conocido para los ecuatorianos, por ser parte de un idioma que es obligatorio dentro del currículum de las escuelas ecuatorianas, que además es y ha sido promocionado por prestigiosas empresas pertenecientes a la prensa escrita que sacaron y han sacado Diccionarios Elementales de dicho idioma en forma gratuita (...) los términos ‘SHE’ o ‘CHER’ son parte del idioma castellano y quichua, por tanto su fonética es...