PROCESO 201-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 201-IP-2005

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, con base en la solicitud presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: MILAC. Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Proceso interno Nº 2003-00202.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de enero del año dos mil seis.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante su Consejero Ponente Doctor Camilo Arciniegas Andrade, relativa a “los artículos 34 y 59 del Código Contencioso Administrativo y 136 (literal h) de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic)”, dentro del proceso interno Nº 2003-00202.

El auto de 25 de noviembre de 2005, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al Oficio Nº 1472 de 12 de septiembre de 2005, complementada con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante es SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. y demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Hechos

   El 18 de diciembre de 1989 KIOTO LIMITADA presentó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de registro como marca del signo MILAC para distinguir productos comprendidos en la clase 30. (Clasificación Internacional de Niza. Clase 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo). El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 408 de 26 de septiembre de 1996.

   ABBOTT LABORATOIRES y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. presentaron observaciones, la primera por similitud con su marca SIMILAC, para productos de la clase 5 y la segunda con base en su marca MILO, para productos de la clase 30.

   Por Resolución Nº 22690 de 31 de octubre de 1996, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia del Industria y Comercio declaró infundadas las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca MILAC a favor de KIOTO LIMITADA para distinguir productos comprendidos en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   ABBOTT LABORATORIES y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la mencionada Resolución, el primero fue resuelto por la misma Jefe de la División de Signos Distintivos quien, mediante Resolución Nº 28647 de 30 de agosto de 2002, confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 22690 y concedió el recurso de apelación, sin embargo se hace notar que en esta Resolución incurre en el error de realizar la comparación entre el signo MALAS y la marca MILO. El segundo fue resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio (E) que, por Resolución Nº 38235 de 28 de noviembre de 2002, revocó la decisión contenida en la Resolución impugnada, declaró fundada la oposición de la sociedad ABBOTT LABORATORIES, infundada la oposición presentada por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. y negó el registro del signo MILAC, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La actora sostiene que se violaron los artículos 34 y 59 del Código Contencioso Administrativo. Además indica que se violó el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 e indica que la marca MILO es notoriamente conocida y que esto “… se probó dentro del trámite administrativo …”, la actora indica cuales fueron las pruebas que presentó para probar la notoriedad de su marca y dice: “… las pruebas mencionadas anteriormente demostraban la notoriedad de la marca MILO, en clase 30, al tenor del artículo 228 de la Decisión 486 …”. Sobre el literal b) del mencionado artículo 228 dice que “ … El uso de la marca MILO ha ocurrido de manera constante desde la fecha de su registro en 1949 y que dicho uso ha sido amplio y regular desde la fecha mencionada … el uso de la marca ha ocurrido en todos los departamentos de Colombia …” lo que “… demuestra que el uso de la marca MILO se ha extendido a todos los rincones de la geografía nacional”.

   Respecto al literal c) del artículo 228 de la Decisión 486 indica que: “La amplitud de la promoción de MILO se demostró con el hecho de que la misma ocurrió a través de muchísimos medios tanto de comunicación masiva como de promoción a nivel de patrocinio de eventos deportivos…”. Indica también que la inversión creció en los últimos años y que “… el indiscutible reconocimiento de la marca por parte de los comerciantes y consumidores es el incremento constante de las ventas del producto…”. Al referirse al literal e) del mismo artículo indica que “… las ventas de NESTLE DE COLOMBIA S.A. correspondientes a los productos MILO, representaron en promedio el 6.52 % de las ventas totales de la compañía”. La actora manifiesta que “De las anteriores consideraciones se desprende que la marca MILO era notoria tanto al momento de presentar la oposición al registro de la marca MILAC como al momento de decidir los recursos interpuestos”.

   La actora dice que entre la sociedad KIOTO LIMITADA y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE no existe ningún tipo de relación. Sobre los signos en conflicto indica que: “El signo MILAC solicitado reproduce e imita la marca notoria MILO … MILo y MILac son tan similares que el consumidor medio no podrá diferenciar los signos claramente y confundirá los productos distinguidos con uno y otro signo, así como el origen empresarial de los mismos … las semejanzas entre MILO y MILAC son muchas y las diferencias pocas y casi inexisten … hacen necesario concluir que los signos MILO y MILAC son confundibles”. Indica igualmente que: “… el uso de una marca confundible con MILO por un titular diferente a mi representada causaría riesgo de confusión y asociación entre los consumidores quienes reconocen … los productos MILO como provenientes de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. …”. Finalmente argumenta que “… la oposición presentada por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. con base en la marca MILO debería haber sido declarada fundada y la notoriedad de la marca MILO reconocida por la Superintendencia …”.

4. Fundamentos Jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas, “… no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

   La demandada indica que: “… habida cuenta que entre el signo ‘MILO’ clase 30 y el signo ‘MILAC’ clase 30 … si bien comparten algunas letras … no presentan similitudes entre las mismas denominaciones sin que eventualmente hubieren llegado a generar confusión dentro del público consumidor en cuanto a la procedencia empresarial de los productos …”.

   Sobre la notoriedad de una marca, sostiene que “Si bien la notoriedad debe ser probada en su momento procesal de acuerdo con lo establecido en la norma comunitaria y por los medios probatorios establecido en la normatividad vigente en desarrollo del sistema positivo que consagra la libertad probatoria, para que sea necesario el pronunciamiento de la oficina nacional competente sobre la eventual notoriedad habrá de presentarse confundibilidad entre los signos en controversia”. Añade también: “Es de precisar que la alegada notoriedad de la marca ‘MILO’ … no hubiera obstaculizado el registro de la marca ‘MILAC’ … dada las diferencias entre las mismas y su coexistencia no conllevaría al público consumidor a error, no obstante lo anterior debe reiterarse que la concesión de la marca ‘MILAC’ fue negada con fundamento en el registro anteriormente concedido a la marca ‘SIMILAC’ a favor de de la sociedad Abbott Laboratoires (sic)”.

   CONSIDERANDO:

   Que, la norma contenida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal...