PROCESO No. 110-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 110-IP-2005

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Proceso Interno Nº 2002 00158 01 (7935). Actor: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH. Marca: FLAVO.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134 inciso primero, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de fecha 1 de junio de 2005, remitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, con motivo del proceso interno Nº N° 2002 00158 01 (7935).

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 17 de agosto de 2005.

1. Las partes.

   La actora es AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH.

   Se demanda a la Superintendencia de Industria y Comercio.

1. Determinación de los hechos relevantes

1. Hechos.

   El 22 de junio de 2000, la sociedad AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH solicitó el registro de la marca compuesta por la denominación FLAVO, para identificar preparaciones farmacéuticas para el tratamiento del cáncer, productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (Clase 5: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas). La solicitud referida fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 497 colombiana, y sobre la misma no recayó observación alguna por parte de terceros.

   Mediante Resolución Nº 10800 de 30 de marzo de 2001, la Jefa de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió denegar el registro de la marca solicitada dada la semejanza con la marca “B-FLAVON-C (mixta)” registrada en la clase 5, a nombre de la sociedad LABORATORIOS CALIFORNIA S.A., todo ello basados en la causal de irregistrabilidad que establece el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, la misma que impide el registro de aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticas o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

   La sociedad demandante interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación contra dicha resolución, los mismos que fueron resueltos mediante las resoluciones Nos: 23790 del 26 de julio y 23159 del 29 de octubre, ambas de 2001, en el sentido de confirmar la Resolución Nº 10800, denegando el registro de la marca solicitada.

   2.2. Fundamentos de la demanda.

   La demandante manifiesta que no existe identidad entre los signos sub litis, y en cuanto a la semejanza: “(…) que ni el análisis de semejanza ortográfica (gráfica) y fonética se llevó a efecto respecto a la integridad, sino que fue dividida artificialmente hasta el punto que el examinador de marcas, a su arbitrio y separándose de la técnica de cotejo, consideró que la expresión predominante de la marca B-FLAVON-C era la parte formada por FLAVON (…)”, en este sentido indica que la resolución se contradice en cuanto en ella misma se señala en forma general que “esta comparación se ha efectuado en forma sucesiva y sobre la base de considerar estos signos como nominativos y sin descomponer las marcas”.

   Asimismo, afirma que se ha contradicho lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 por cuanto el signo solicitado posee la capacidad de distinguir productos de la clase 5 en el mercado, “pues no existe marca alguna o solicitud de registro que le reste esta aptitud”.

   2.3. Contestación a la demanda.

   De la Superintendencia de Industria y Comercio.

   La Superintendencia arguye que con la expedición de los actos administrativos sub judice, no se incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora, ya que los mismos se profirieron de conformidad con lo establecido en las normas vigentes, toda vez que al efectuar el examen sucesivo y comparativo de la marca FLAVO frente a la marca B-FLAVO-C para la clase 5, se evidencia que son semejantes entre sí al grado de conllevar a error al público consumidor por confusión directa e indirecta.

   En este sentido, la marca solicitada no sería suficientemente distintiva, dado que se configura la semejanza arriba señalada, y por tanto, no puede acceder a registro.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que si bien en la consulta prejudicial se solicitó la interpretación de los artículos 134, inciso primero, 135, literal a) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; dado que los mismos no son aplicables al caso concreto, no se interpretarán; sin embargo, se interpretarán de oficio los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por corresponder al caso sub materia.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (…)

   Artículo 81

   Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   Artículo 83

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