PROCESO 131-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 131-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2002-00236 (7274). Actor: F. HOFFMANN – LA ROCHE. Marca nominativa: “XEGNAL”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil cinco, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 24 de agosto de 2005.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   A. Las partes:

   Demandante: F. HOFFMANN – LA ROCHE AG.

   Demandada: NACION COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.

   B. datos RELEVANTES.

   1. Los hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados allegados con la misma, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., por intermedio de apoderado judicial, solicitó el 21 de octubre de 1999 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo nominativo “XEGNAL” para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 99.66474.

      2. En la debida oportunidad legal, después de haberse publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad F. HOFFMANN LA ROCHE AG presentó observaciones al registro del signo nominativo “XEGNAL”, con base en la marca nominativa “XENICAL” para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 13998 del 30 de junio de 2000, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad HOFFMANN LA ROCHE AG, y concedió el registro de la marca nominativa “XEGNAL”.

      4. Contra esta decisión el actor interpuso los recursos de reposición y apelación.

      5. La División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 25164 del 28 de septiembre de 2000, confirmó su decisión y concedió el recurso de apelación. Mediante Resolución N° 35228 del 28 de diciembre de 2000 se confirmó en todas sus partes la Resolución N° 13998 del 30 de junio de 2000.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      El actor manifiesta que se violaron los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344, por las siguientes razones:

      1. La marcas nominativas “XEGNAL” y “XENICAL” son confundibles en los términos del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que existe una similitud en conjunto, donde la primera impresión es visual de acuerdo con la composición ortográfica y fonética, ya que la voz es el medio como el consumidor demanda el producto. No está de acuerdo lo anterior con el análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque fraccionó y descompuso las marcas en vocales y sílabas.

      2. La Superintendencia de Industria y Comercio no sólo fraccionó y descompuso las marcas, sino que lo hizo sin tener en cuenta la composición ortográfica de las mismas, ya que analiza sílabas inexistentes. No existe, en efecto, una sílaba formada por las letras (I-C), ni tampoco en la segunda sílaba de “XEGNAL” aparece la letra G.

      3. La marca “XENICAL” está formada por siete letras y la marca “XEGNAL” por seis letras. De siete letras que forman la primera, cinco aparecen en la segunda. Las dos primeras (XE) y las dos últimas (AL) son las mismas en las dos marcas y la letra “N” aparece en forma intermedia en ellas. De este análisis se desprende que ortográfica y visualmente los signos son confundibles.

      4. Fonéticamente el riesgo de confusión es mucho mayor, ya que las dos letras iniciales de las marcas tienen la misma pronunciación. Lo mismo sucede con las dos letras finales y la participación intermedia de la letra “N”, que complementa la semejanza fonética.

      5. Las marcas en conflicto son expresiones de fantasía y, por lo tanto, las reglas de acentuación castellana no son de aplicación en toda su extensión, aunque ambos signos pueden tener acentuación en la letra “E” de la primera sílaba o en la letra “A” de la última sílaba, lo cual arroja identidad tónica.

      6. La Superintendencia examinó las marcas de forma simultánea para establecer sutiles diferencias y, por lo tanto, el examinador incumplió con la regla consistente en que las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

      7. La Superintendencia de Industria y Comercio no asumió la posición de un usuario medio, sino que, por el contrario, analizó las marcas como un técnico en marcas, lo cual le permitió identificar las casi insignificantes diferencias entre los signos.

      8. El análisis efectuado no tuvo en cuenta que se trata de productos farmacéuticos y, por tal razón, no había que hacer el estudio exhaustivo que realizó la Superintendencia, ya que este análisis no es el que se hará por un usuario medio.

      9. El examinador no aplicó la regla consistente en que debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias, ya que no apreció que los dos signos tienen la misma raíz “XE”, la terminación “AL”, la misma fonética y la “N” intermedia.

      10. Ambos signos distinguen los mismos productos farmacéuticos, es decir, productos comprendidos en la clase 5. La marca “XENICAL” distingue “PREPARACIÓN Y SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS”, y la marca “XEGNAL” distingue “PRODUCTO FARMACÉUTICO LIMITADO A UN MEDICAMENTO FORMULADO PARA LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL”. Ambos son productos farmacéuticos y el hecho de que el segundo sea limitado para el tratamiento de la disfunción eréctil, no le quita el carácter de tal.

      11. El signo “XEGNAL” es perceptible por los sentidos y está representado gráficamente, pero carece de distintividad, ya que su uso respecto de productos farmacéuticos induce al público a error.

      C. La contestaciOn a la demanda.

   1. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda con los siguientes argumentos:

      1. Tratándose de marcas farmacéuticas el análisis debe ser diferente al mero examen conjuntual. Las marcas farmacéuticas están formadas por un prefijo o un sufijo, que muchas veces son el elemento básico para su elaboración o condición terapéutica a tratar. Estos sufijos o prefijos son de uso común y, por lo tanto, el análisis debe hacerse no respecto del sufijo o prefijo sino de la otra parte de la palabra.

      2. De acuerdo con lo anterior, dejando de lado el prefijo “XE”, que es de uso común, y atendiendo a la sílaba tónica “AL”, se concluye que aunque la marca solicitada está estructurada por seis letras, diferenciándose en la terminación “GNAL”, la estructura visualmente se hace diferente y diferenciadora.

      3. La identidad o similitud entre los productos no existe, ya que los productos farmacéuticos se pueden relacionar en la medida en que cumplen una condición física similar, porque de lo contrario todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí.

      4. En el caso bajo estudio se debe aplicar el criterio de un consumidor especializado y no del consumidor medio, ya que será un profesional del área de la salud el que podrá distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor le solicita. El profesional de la salud, en efecto, no incurriría en confusión alguna respecto del origen empresarial, porque el mercado objetivo al que se dirigen los productos identificados con las marcas en cuestión es reducido y especializado.

      5. En cuanto a los canales de comercialización, los productos que identifican las marcas en cuestión no son de masiva distribución, ya que el consumidor medio no tendría acceso directo a él sino a través de un expendedor especializado.

   2. La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda, con lo siguientes argumentos:

      1. Las marcas nominativas “XENICAL” y “XEGNAL” no son similares y no conducen a error o confusión por parte de los consumidores.

      2. Si se analizan en su conjunto, las marcas en conflicto son completamente diferentes. No se puede, como lo hizo la demandante, separar las marcas hasta el punto de contar sus letras.

      3. Al pronunciar las marcas en forma sucesiva queda descartada toda posibilidad de confusión entre las mismas, ya que el sonido que se produce al oído humano al pronunciarlas es muy diferente, y si se toma la posición de un consumidor medio es claro que las marcas pueden coexistir en el mercado sin inducir a error a los consumidores.

      4. Las diferencias entre las marcas son muchas y, por el contrario, las semejanzas son muy pocas. El hecho de tener letras iguales no las hace similares porque nuestro alfabeto se compone por 28 signos.

      5. La especialidad del producto hace que las marcas sean inconfundibles, ya que los productos de una y otra marca están limitados y, por lo tanto, no conduciría a error al público consumidor. La marca “XEGNAL” distingue “UN MEDICAMENTO FORMULADO PARA LA DISFUNCIÓN ERECTIL”, mientras que la otra marca se refiere a otra clase de productos.

      6. El signo “XEGNAL” es perceptible por los sentidos, está representado...