PROCESO No. 136-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 136-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 134, 135, literal b, y 136, literal a, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Parte actora: sociedad GALDERMA S.A.

Caso: marca “FLORANEX”.

Expediente: N° 2004-00172.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, 31 de agosto del año dos mil cinco.

VISTOS

La solicitud de interpretación prejudicial de los “artículos 134, 135, literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejera Ponente, Dra. Maria Claudia Rojas Lasso, y recibida en este Tribunal en fecha 5 de agosto de 2005, así como el informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que, junto con los que derivan de autos, son del tenor siguiente:

1. Demanda

   1.1. Cuestión de hecho

   Según el consultante, la parte actora alega que “La Sociedad GALDERMA S.A., titular de la marca XORANEX, registrada en clase 5, presentó oposición en contra de la solicitud de registro de FLORANEX mediante memorial el día 28 de marzo de 2003, argumentando que el signo solicitado FLORANEX, en clase 5, resulta confundible con la marca previamente registrada XORANEX …”; que “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió esta oposición por medio de la Resolución No. 18080 del 27 de junio de 2003, declaró fundada la oposición presentada por GALDEMAR S.A. y negado el registro de la marca FLORANEX, a nombre de Laboratorios Chalver de Colombia S.A. …”; que “El apoderado de LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 18080 de 2003”; que “La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 23423 de 27 de agosto de 2003, resolvió la reposición interpuesta y CONFIRMÓ la decisión contenida en la Resolución 18080 de 27 de junio 2003”; y que “Por medio de la Resolución No. 27917 de 29 de septiembre de 2003, el Superintendente Delegado para la propiedad industrial resolvió el recurso de apelación, en el sentido de revocar lo decidido en la Resolución No. 18080 de 29 de septiembre de 2003”.

   Observa el Tribunal que, según el texto de la demanda “El 3 de diciembre de 2002, la sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, el registro de la marca FLORANEX para distinguir ‘Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, funguicida y herbicida’ de la clase 5 internacional”.

   1.2. Cuestión de derecho

   Informa el consultante que la actora, en su demanda, denuncia la violación “de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, argumentando al efecto que “la Superintendencia de Industria y Comercio … con la Resolución demandada violó los artículos mencionados, ya que no se aplicaron adecuadamente las reglas que ha enunciado el Tribunal Andino de Justicia, por las siguientes razones: 1. La Superintendencia de Industria y Comercio … no realizó el examen de confundibilidad bajo las reglas de comparación entre marcas, prohijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Estos criterios de análisis de la posibilidad de riesgos de confusión entre dos signos, adquieren carácter más estricto respecto de las marcas farmacéuticas, por tratarse de un ámbito extremadamente sensible, en el que se encuentra en juego la salud de las personas. 2. Los actos administrativos demandados violan los artículos 134 y 135, literal b) de la Decisión 486 … por falta de aplicación, toda vez que concedieron el registro de una marca que no puede constituirse como tal porque no cumple con los requerimientos para serlo. Es decir, que la marca FLORANEX, a pesar de ser perceptible y susceptible de representación gráfica, no es distintiva por ser confundiblemente semejante a otra registrada con anterioridad (XORANEX)”.

   El Tribunal observa además que, según la demanda, “en el cotejo marcario los signos deben estudiarse en su conjunto y no en las partes que los componen. Las resoluciones demandadas sostienen que la comparación de los signos se efectuó en conjunto y no fraccionando sus partes. Tal afirmación se contradice abiertamente al leer apartes de la Resolución que decide el recurso de apelación No. 27917 …”; que “… la oficina de Marcas está haciendo un fraccionamiento indebido del signo solicitado, para efectuar el cotejo de las marcas enfrentadas”; que “la Superintendencia de Industria y Comercio, fraccionó el signo solicitado en dos (2) palabras independientes concluyendo erróneamente que el registro de FLORANEX no conllevaría a riesgo de confusión. Al no comparar en su conjunto los signos enfrentados, la Oficina de Marcas, llega a la conclusión errada de que éstos no son confundibles y violó la primera y más elemental regla de comparación de signos, avalada y recomendada por los tribunales y la doctrina”; que “… el análisis practicado para establecer el riesgo de confusión y asociación en el caso de la comparación entre XORANEX y FLORANEX fue errado puesto que no se practicó respecto de la integridad de la marca solicitada”; que “La comparación de conjunto de FLORANEX y XORANEX muestra que existe similitud entre los signos y dicha similitud se acentúa en la medida en que se trata de signos nominativos, donde la primera impresión es visual, de acuerdo con la composición ortográfica y fonética por ser la voz la forma como el usuario demanda el producto distinguido con la marca”; que “… el signo FLORANEX copia la secuencia ortográfica de la marca previamente registrada … XORANEX, coincidiendo así mismo en la utilización de todas las vocales. Al final de cuentas tenemos que los signos únicamente se diferencian en las consonantes iniciales de cada una”; que “XORANEX y FLORANEX tienen casi la misma longitud (7 y 8 letras respectivamente), el mismo número de sílabas (3 sílabas) y comparten la sílaba tónica (la última); adicionalmente, los signos en conflicto cuentan con las mismas consonantes y vocales con excepción de las primeras en cada una, ubicadas y distribuidas en igual forma dentro de las palabras, y la terminación de los signos es idéntica”; que “los signos tienen en común seis (6) de las siete y ocho (7 y 8) letras que los conforman … tienen la misma terminación ‘NEX’ … tienen la misma secuencia ortográfica de consonantes y vocales ORANEX … que en lo único que se diferencian XORANEX y FLORANEX es en las consonantes iniciales de cada uno de estos signos”; que “Las tres (3) últimas letras ‘NEX’ son coincidentes, dando lugar a que haya identidad en cuanto a la terminación de los signos”; y que “… la impresión de conjunto despertada por las mismas es confundible debido … a la coincidencia en cuanto a la mayor parte de la secuencia ortográfica (O – R – A – N – E – X) ya que únicamente se diferencian en las consonantes iniciales de una y otra”.

   Agrega la parte actora que “El punto anterior se agrava si tenemos en cuenta que en las marcas farmacéuticas el cuidado y la rigurisidad (sic) al aplicar los criterios de comparación debe ser extremo”; que “La marca XORANEX … distingue productos farmacéuticos dermatológicos. Por su parte, la marca FLORANEX distingue todos los productos comprendidos dentro de la clase 5 internacional. Así, existiendo reproducción por parte de la solcitiante (sic) posterior de algunos de los productos amparados por mi poderdante, la relación entre los mismos se encontraría probada”; que “… el consumidor promedio no cuenta sílabas ni verifica la presencia de letras o detalles diferentes entre signos, sino que se deja llevar por la impresión general de...